- Kilpatrick Townsend & Stockton LLP - http://english.kilpatricktownsend.jp -

特許審判部(PTAB)においてデザイン特許(Design Patent)の有効性を争うには – 論点を注意深く選ぶ

2020年8月4日

by Michael A. Bertelson (和訳:穐場 仁)

広く報道されたApple v. Samsung訴訟は、デザイン特許(Design Patent)の力とそれに伴う潜在的に大きな損害賠償の可能性にハイライトを当てた。特許(Utility Patent)と同様に、デザイン特許(Design Patent)は、特許審判部(PTAB)において付与後手続(post-grant proceedings)により異議を申し立てることができる。しかしながら、デザイン特許(Design Patent)は、歴史的に無効化することがより困難である。平均すると、特許審判部(PTAB)は、特許(Utility Patent)の場合は60-70%の割合で付与後手続(post-grant proceedings)を開始しているのに対し、デザイン特許(Design Patent)の場合は40%しか開始していない。参照 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-09-30.pdf. [1]

この割合の違いは、特許(Utility Patent)とデザイン特許(Design Patent)の根本的な違いによるものと思われる。

1つの根本的な違いは特許(Utility Patent)とデザイン特許(Design Patent)においてクレーム範囲がどのように定義されるかにある。特許(Utility Patent)は製品がどのように使用され機能するかを保護する。特許(Utility Patent)の権利範囲は、特許の請求項によって定義され、それは非常に広く、発明の広範囲の異なる実施形態を潜在的にカバーすることができる。一方、デザイン特許(Design Patent)は製品の装飾的な外観または見た目を保護する。デザイン特許(Design Patent)の権利範囲は、デザイン特許(Design Patent)の図面で示される特定のデザインと定義される。デザイン特許(Design Patent)は、より広範な権利範囲に及ぶことが少なく、特許(Utility Patent)よりも一般的に特定の実施形態により焦点を当てている。この権利範囲の違いは、しばしばデザイン特許(Design Patent)において比較的近い先行技術をみつけることが困難であることを意味する。

デザイン特許(Design Patent)と特許(Utility Patent)との間のもう一つの根本的な違いは、特許の有効性を評価するために採用される法的基準である。特許(Utility Patent)と同様、デザイン特許(Design Patent)は、新規性、非自明性、及びその他の点で合衆国法典第35条の要件を満たす発明をクレームしなければならない。しかし、これらの要件はデザイン特許(Design Patent)においては異なった検討がなされる。

たとえば、デザインが自明であるためには、以下の2 つが示される必要がある。第1は、先行技術である「主引例」は「クレームされたデザインと基本的に同じ」特徴を有するものでること。第2に、「他の参考文献を用いて主引例を変更し、クレームされたデザインと同一の全体的な視覚的外観を有するデザインを作成することができること。ただし、他の参考文献は「ある装飾的特徴の外観が他の装飾的特徴への適用を示唆するように主引例と関連する」場合にのみ、主引例を修正するために用いることができる。」Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., 678 F.3d 1314, 1329-30(Fed. Cir. 2012)(引用及び引用は省略)。

この2つのことを実務において証明することは困難であることが多い。例えば、特許審判部(PTAB)はVitro Packaging v. Saverglass, IPR2015-00947の中で、以下に示す2つの先行技術のボトルのデザインのいずれも主引例に値するほど特許されたデザインと十分に類似していない、として審理の開始を拒否した。

This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png

先行技術#1に関して、特許審判部(PTAB)は先行技術が登録されたデザインよりも湾曲した肩部を有するボトルであり、2つのボトルの内側テーパー(tapers)がいくらか異なっていることに注目した。先行技術#2に関しては、特許審判部(PTAB)は、先行技術が登録されたデザインのようにボトルが透明ではないことに着目した。先行技術と登録されたデザインとの間の上記及びその他の相違は、いずれかの先行技術を主引例として使用することを妨げ、申立人が自明性の決定の第2段階に到達することを妨げるのに十分として、審理開始を否定した。

デザイン特許(Design Patent)において新規性を争うことは、ほとんど同一の先行技術を見つけることができない限り、同様に困難である。法律は、先行技術がクレームされたデザインを開示しているためには「すべての重要な点で同一」でなければならないことを要求している。Hupp v. Siroflex of America Inc., 122 F.3d 1456(Fed. Cir. 1997).

このような特許(Utility Patent)との違いは、デザイン特許(Design Patent)の有効性に挑戦することをより困難にしている一方で、それは決して不可能ではない。いくつかの例では、先行技術のデザインが伝統的な新規性および自明性の挑戦を成功可能にするほど類似している例を示している。参照Johnsonville Sausage LLC vs. Klement Sausage Co. Inc., 2020 WL 1492983(E.D. Wis. 2020, Mar 27) (2つの先行技術のトレイのデザインの組み合わせに基づき、ソーセージのトレイのデザイン特許(Design Patent)を自明とした)。他の例では、特許審判部(PTAB)におけるデザイン特許(Design Patent)の有効性への挑戦が、典型的な新規性あるいは自明性への挑戦とは異なる手段に依拠した成功事例もある。いくつかの例を以下に示す:

装飾性(Ornamentality)の欠如 – 特許審判部(PTAB)は、Sattler Tech Corp. v. Humancentric Ventures, LLC, PGR2019-00030のなかで、以下に示すコンピュータモニター取付金具の米国デザイン特許第823,093号のPGR(付与後レビュー)の審理を開始した。

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

35 USC 171の下では、デザイン特許(Design Patent)は、単に新しくかつ非自明的だけでなく、「装飾的」でなければならない。「デザイン特許(Design Patent)は、クレームされたデザインが主として装飾的ではなく主として機能的である場合、すなわち主張されるデザインが物品の実用目的によって必要とされている場合、無効であると宣言することができる。」High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., 730 F.3d 1301, 1315(Fed. Cir. 2013)。ここで、PGRの請求者は、特許になったデザインは接続タブとはとめネジのデザインが装飾的でなく、機能的な事項(ブランケットがモニタにどのように接続されるか)と理解され、登録になったデザインは主に機能的であると主張した。特許審判部(PTAB)はこれに同意し、Sattler Techが同デザイン特許(Design Patent)は主に機能的であるとして無効である可能性が高いことを明らかにしたとして、PGR(付与後レビュー)を開始した。その後, デザイン特許(Design Patent)所有者は反対の結論を主張したが、結果としてデザイン特許(Design Patent)が取り消された。

無効な優先権主張 – 特許審判部(PTAB)は、C&D Zodiac v. B/E Aerospace, PGR2017-00019において、飛行機の化粧室のデザインの米国デザイン特許第764,031号を無効にした。当デザイン特許は、先に出願された特許(Utility Patent)の優先権主張していた。優先権主張はデザイン特許(Design Patent)の有効性にとって極めて重要であった。なぜなら、デザイン特許(Design Patent)権者は、当該特許が出願される1年以上前に、登録されたデザインを使用した独自の化粧室を販売していたからである。

特許(Utility Patent)と同様に、優先権主張がデザイン特許(Design Patent)において有効であるためには、優先権書類は「発明者が発明が出願日時点でクレームされた主題を所有していたことを当業者に合理的に伝えなければならない。」In re.Owens, 710 F.3d 1366.

非常に類似している一方で、特許となったデザインの化粧室と優先権主張で示された特許の間にはいくつかの違いがある。例えば、登録されたデザインの化粧室の前向きの壁は、優先権主張の特許の比較的角度のある壁よりも湾曲しており、かつ優先権主張の特許の化粧室の前向きの壁は、登録されたデザインではその底部に特許となったデザインには存在しないくぼみを有していた:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png

これらの違いを踏まえ、特許審判部(PTAB)は登録されたデザインは優先権主張の対象とはならないと判断し、特許権者自身の出願前販売に基づき、デザイン特許(Design Patent)を無効とした。

以上のように、デザイン特許(Design Patent)は、特許と同様に、特許審判部(PTAB)において成功的に挑戦することができるが、伝統的な新規性や自明性の主張は困難な場合があり、攻撃の態様を慎重に選択することが大切である。

Click here for English [2] version.

United States Patent and Trademark Office v. Booking. Com B.V.判決を踏まえた「一般名称.com」マークの保護可能性及び登録可能性を高めるための戦略 – Strategies for Cultivating Protectable Rights in, and Registering, Generic.com Marks After United States Patent and Trademark Office v. Booking. Com B.V.

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし

2020年7月22日

Written by Victoria J. B. Doyle and Theodore H. Davis Jr.  (和訳:穐場 仁)

2020年6月30日、米国連邦最高裁判所は、一般名称と.comのような一般的なトップレベルドメインからなる「一般名称.com」(裁判所の用語では「generic.com」)の商標について、 特許商標庁(「PTO」)での登録可能性を認めた。1 その際、最高裁は、いくつかの巡回区控訴裁判所により適用されていた、「一般名称.com」が必然的に一般的なものであり、商標権者によって事実上の証拠が提示されたとしても、商標登録に適格でない、との厳格な基準の適用を否定した。しかし、最高裁は、全ての「一般名称.com」が必ずしも保護され登録されるべきであるとは認めなかった。したがって、「一般名称.com」を商標として保護することを望む者は、商標弁護士と協力し、理想的には有利な調査結果(survey evidence)を含む商標の保護可能性の裏付けとなる適切な証拠を組み立てるべきである。この記事は、要求される証拠を組み立てるための提案を含むものである。

訴訟

裁判で問題となったBOOKING.COMという名称は、2006年に使用が開始され、2012年に4件の商標出願が行われた際には既に商業上広く使用されていた。PTOは、その商標が一般的であること、又は、単に記述的で識別性が無く、「二次的意味」をも有していない、ことを理由として出願を拒絶した。連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の先例に従い2、商標審判部(TTAB)は出願された商標が一般名称であり、それゆえ商標登録として適格ではないとし、審査官の拒絶を支持した。

Booking.comは、バージニア州東部地区の連邦地方裁判所に上訴した。3 その際、特に「Teflonスタイル」の調査結果が提供され、回答者の74.8%がBOOKING.COMをブランド名として回答したと示した。これらの結果に基づいて、地方裁判所は、「Booking.com」は「booking」と異なり一般名称ではないと結論づけた。地方裁判所は、消費者がBOOKING.COMを特定の属を示しているのではなく、むしろそのドメイン名の下で可能となっている「booking」に関連したサービスを示していると理解している」ことは疑いの余地がないものとした。4地方裁判所は、「Booking.com」が記述的であると判断するとともに、この商標がホテル予約サービスを意味する二次的意味をも持っていることは明らかだと認定した。5

第4巡回区控訴裁判所は、地方裁判所がBooking.comの調査結果を採用したことを支持し、CAFCによる同問題の取扱いだけでなく、第9巡回区控訴裁判所の同じ問題の取扱いに対しても分裂を生み出した。6 この分裂により、最高裁が「一般的な用語が一般的なトップレベルドメイン「.com」を伴うだけで保護可能な商標となりえるか」とする問題を審理することとなった。

最高裁はこの問題に対し肯定的に答え、その見解はPTOがどのようにマークを特徴付けるかによってではなく、消費者がどのようにマークを認識するのかに焦点を当てた。すなわち、『「Booking.com」は消費者にとって一般的な名前ではないため、一般名称ではない』」のである。7 最高裁は、「一般名称.com」は、消費者がどのようにその用語を理解するかにかかわらず、「法律問題として商標保護に適さない」というPTOの主張を退けた。「この問題を解決するのには、消費者の認識が用語の意味の境界を定めるという明確な原則を考慮すれば十分である」8。

最高裁は、Booking.comのマークの「.comマーク」部分が「Co.」、「Inc.」または企業を示すサフィックスと同等であるとするPTOの議論を拒絶し、特定のインターネットドメイン名を同時に所有できるのは1つの企業のみであると論じ、ドメインネームのシステムに精通した消費者は、BOOKING.COMを1つの特定された存在と推定すると認定した。この点に関して、「一般名称.com」用語の「独占権」は、「一般名称, Inc.」のような用語とは区別される。最高裁は、「PTOの過去の実務は、そのような包括的なルールを反映していないように思われる」と判示した。参照e.g., Trademark Reg. No. 3,601,346 (‘ART.COM’ on principal register for, inter alia, ‘[o]nline retail store services’ offering ‘art prints, original art, [and] art reproductions’); Trademark Reg. No. 2,580,467 (‘DATING.COM’ on supplemental register for ‘dating services’).”10 最高裁は、「PTOが認めているこのルールに矛盾する既存の登録」が、「PTOの現在の見解に基づくものであったのであれば、登録取消の危険性がある」と意見を述べた。11

最高裁は、同様に「Booking.com」のような言葉に対する商標保護は競合他社を妨害することになる、というPTOの懸念にも納得しなかった。PTOは、「Booking.com」の商標保護が競合他社の「booking」という用語や、「ebooking.com」または「hotel-booking.com」のようなドメイン名の使用を妨げるかもしれないことを懸念した。最高裁はこの懸念を却下し、「いかなる記述的なマークにも同じ懸念が付きまとうものである」とした。そしてこの懸念に関し、商標法は、商標保護を完全に否定するものではなく、そのようなマークの保護範囲を規定しているものである、とした。特に、消費者を混乱させる可能性がない限り、競合他社の使用がマークを侵害することはない。12 この点に関し、最高裁は弱い記述的なマークの保護範囲は狭く、「古典的フェアユース(classic fair use)」の法理は記述的な用語を「公正かつ誠実」に使用する人を保護する。したがって、この法理はPTOが心配する非競争的効果に反し競合他社を保護し、「Booking.com」の商標登録は所有者に「Booking」という用語の独占をもたらさないことを保証する」、と結論づけた。13

「一般名称.com」の識別性確立

最高裁の見解は、ビジネスで「一般名称.com」を使用する者にとっての思いがけない利益ではなく、そのような者に商標権の取得を成功させる道筋を示したにすぎない。最高裁が警告したように、『「一般名称.com」という用語が、それ自体一般名称であるとするPTOの提案したルールを拒絶する一方で、かかる用語を自動的に一般名称ではないとするルールを包含するものでもない。ある「一般名称.com」の用語が一般名称かどうかは、実際に消費者がその用語をある種類の名前として認識しているか、あるいはその種類に属する他のものと区別可能な用語として認識しているかに依存する』と述べた。14最高裁は、「そのような問いに答えを与えるもの」には「消費者調査だけでなく、辞書、消費者や競合他社の使用法、消費者が用語の意味をどのように認識しているかに関係する他の証拠も含めることができる」と判示した。15 従って、商標権を求める「一般名称.com」ドメインネームの所有者は、登録を求めるマークの出所識別機能を示す証拠を準備し、一般名称や非保護性の認定を回避するべきである。

地方裁判所及び第4巡回区控訴裁判所以前でのBooking.comの成功を考慮すると、準備する証拠は、理想的には一般的に受け入れられている2つの形式のいずれかを使用した消費者調査の肯定的な結果を含むべきである。調査形式の1つめは、いわゆる「Teflon形式」と呼ばれているものであり、E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Yoshida Int’l, Inc. ,16から生じたもので、Booking.comの調査専門家によっても採用されたものである。オリジナルの「Teflon 調査」では、以下の方法論が用いられていた

今から私が8つの名前を読むので、それがブランド名であるか普通名称であるかをあなたに教えてほしい。ブランド名は、ある会社により作られたChevrolet(シボレー)のような言葉を意味する。普通名称は、多くの異なる会社が製造している自動車のような言葉を意味する。もし「Chevroletはブランド名か、それとも普通名称か?」と訊ねたら、 あなたは何と答えるか?

では、「洗濯機はブランド名か、それとも普通名称か?」と訊ねたら、あなたは何と答えるか?

[回答者が質問を理解している場合は継続。理解していない場合は、再度説明]

では、____はブランド名か、それとも普通名称か? 17

2番目の主要な形式の一般名称調査はKing-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Indus18における真空ボトル用のTHERMOSマークの有効性に関する訴訟から生じる。  この訴訟における「Thermos形式」調査の顕著な部分は、以下のように要約されている:

スープ、コーヒー、紅茶、レモネードなどの液体を一定期間熱い状態または冷たい状態で保存するために使用される容器の種類を知っているか?

もし明日、あなたがこの容器の1つ、つまり、食べ物や飲み物を熱い状態や冷たい状態で保つタイプの容器を買うとしたら、どんなタイプの店を選んで購入するか?

あなたは何と訊ねるか、つまり、店員にあなたの欲しいものをなんと伝えるか? 19

どちらのフォーマットが選択されたとしても、調査回答者の間で50%以上の純正数回答率は、主張したマークが一般名称でないことを確立するのに一般的に十分である。しかしながら、TeflonまたはThermos形式のいずれの調査も異なる事実関係の事案にそのまま採用されてきたわけではなく、むしろ、両方のフォーマットは、争いとなっている特定のマーク(または主張されているマーク)、ならびにそれらのマークに関連する商品およびサービスが販売される状況を考慮して頻繁に修正されてきた。社外の商標弁護士は、与えられた事例においてどちらのフォーマットが最も効果的であるかを決定するのに役立ち、また、調査エキスパートと協力してそれぞれの形式を事案、事実関係や状況に合わせて調整することも可能である。

社外の商標弁護士は、「一般名称.com」ドメインネームの所有者に、識別性のあるマークに対する商標権の主張をサポートするのに必要な二次的意味を、どのようにして培うのがベストであるかについてアドバイスすることもできる。この問題については、マークは一般名称であるとするPTOの認定を否定し地方裁判所を納得させたBooking.comの勝利は、そのようなマークが自動的に登録されるものでは無いことを示した点で非常に重要である。その代わりに、マークが記述的なものであったとする地方裁判所の決定は、Booking.comにマークの二次的意味を示すことを義務付けたものである。この意味で、その成功は部分的なものである。

二次的意味の確立するための効果的な戦略には、以下のような形の直接的な証拠や陳述書の提出が含まれる:

  •  調査証拠;20
  • 直接的な消費者の証言;および、
  • (一部の管轄区域では)原告のマークと他当事者のマークとの間での実際の混同

同様に、二次的意味の状況証拠および証言も証拠となる:

  • 「一般名称.com」を商標として使用している実績。すなわち、一般名詞を形容詞的に修飾しており、単にウェブサイトの電子アドレスとしてではない使用。
  • 原告によるTMやSMといった商標権主張の明示。
  • 主張しているマークの下での販売数量。
  • 主張しているマークの独占的使用の期間及び程度。
  • 原告の広告費。
  • マークに基づいて販売された商品又はサービスの(こちらから求めたものでない)マスコミ報道、及び、
  • (一部の管轄区域では)下位ユーザによる意図的なコピー。

このように、二次的意味を示す証拠の組み立ては複雑なプロジェクトとなり得る。特に高度な記述的なマークについては複雑さが増す。

結論

最高裁が労力をかけて指摘したように、Booking.comの判決は、所有者が商標を主張するすべての「一般名称.com」に対して、保護性と登録可能性の認定を命じるものではなく、むしろ、そのような可能性の扉を開くだけのものである。したがって、潜在的な「一般名称.com」マークをもつ所有者は、社外の商標弁護士と協力して主張に必要な根拠を構築した後、マークの保護されるべき地位の主張を進めることが賢明である。

Click here for English [3] version.

脚注

1参照Booking.com B.V. v. United States Patent & Trademark Office, No. 19-46, 2020 WL 3518365 (U.S. 2020年6月30日). GINSBURG, J., delivered the opinion of the Court, in which ROBERTS, C. J., and THOMAS, ALITO, SOTOMAYOR, KAGAN, GORSUCH, and KAVANAUGH, JJ., joined. SOTOMAYOR, J., filed a concurring opinion. BREYER, J., filed a dissenting opinion.

2参照 e.g., In re Hotels.com, L.P., 573 F.3d 1300 (Fed. Cir. 2009).

3参照 Booking.com B.V. v. Matal, 278 F. Supp. 3d 891, 896 (E.D. Va. 2017), amended, No. 116CV425LMBIDD, 2017 WL 4853755 (E.D. Va. Oct. 26, 2017), aff’d sub nom. Booking.com B.V. v. United States Patent & Trademark Office, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019), as amended (Feb. 27, 2019), aff’d, No. 19-46, 2020 WL 3518365 (U.S. 2020年6月30日).

4 Id. at 918.

5 Id. at 923. それにもかかわらず、裁判所はBooking.comは、「交通機関の予約を提供する旅行代理店サービス、旅行及びツアーチケット予約サービス、主に旅行者に交通機関の予約を提供する旅行代理店サービス、旅行情報の提供、交通予約に関連したコンサルタントの提供及び旅行及びツアーチケット予約、対面及びインターネットを介して提供される前述のサービスのすべてにおいて、識別力を得ていないとみなした。Id. at 922-23.

6参照 Advertise.com, Inc. v. AOL Advertising, Inc., 613 F.3d 974 (9th Cir. 2010).

7 2020 WL 3518365, at *5.

8 Id. at *4 n.3.

9この問題については、PTOは一般的な用語を加えた一般的な企業名称は商標権の適格性を付与しないとするGoodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598 (1888)を適用したコモンロー原理に従った。ランハム法(the Lanham Act)に先立つ判決であるGoodyearでは、裁判所は「Goodyear Rubber Company」を「独占権に適さない」とした。(マークの「Goodyear Rubber」部分は、マークは当時「Goodyearの発明として知られたプロセスにより生産された商品の類としてよく知られていた」ため商標として機能できなかった。)

10 2020 WL 3518365, at *5.

11 Id

12 Id. at *7.

13 Id. at *8.

14 2020 WL 3518365, at *7 (強調を追加)

15 Id. at *7 n.6.

16 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975).

17 2 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 12:16 (5th ed.).

18 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963).

19 2 McCarthy, supra note 17, § 12:15.

20 一部の裁判所は一般名称調査からの肯定的な結果を二次的意味とみなしており、事実、地方裁判所はBooking.comのTeflon調査を証拠として採用した。参照 278 F. Supp. 3d at 920. ただし、原告は二次的意味を調査するためには特別に設計された調査を行うのがより一般的である。

Related People

Victoria J. B. Doyle

Trademark Of Counsel

New York, NY

t 212.775.8767

vdoyle@kilpatricktownsend.com

Theodore H. Davis Jr.

パートナー

Atlanta, GA

t 404.815.6534

tdavis@kilpatricktownsend.com

テクノロジー・フォロワー企業にとっての他社特許調査(Freedom to Operate)- Patent Freedom to Operate for Technology Follower Companies

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし

2020年6月12日

Written by Paul C. Haughey and Fei Shen (和訳:穐場 仁)

市場に出回っている製品と同様の製品を作ろうとしているテクノロジー・フォロワー企業は、多くの場合、十分な他社特許調査(Freedom to Operate review)のための予算を持っていないかもしれない。しかし、潜在的な知財訴訟リスクは、テクノロジー・フォロワー企業にとって重大であり、無視すべきではない。予算が限られている場合であっても、対象を絞った調査・検討を行うことで特許訴訟の危険性の大部分が明らかになることが多い。もしこれらのリスクをタイミング良く特定できれば、設計変更、無効性または非抵触性の検討など、さまざまな方法で対処することができる。したがって、他社特許調査(Freedom to Operate review)はテクノロジー・フォロワー企業が特許訴訟リスクを特定し管理する費用対効果の高い方法となり得る。

第1のステップは、市場における競合他社に焦点を当てることである。競合他社の特許は、まず訴訟対象となっている特許を特定することで選別できる。これらのいくつかの特許は、特許庁において挑戦され既に無効とされているかもしれない。

より狭いクレームを有する関連特許は、しばしば設計変更によって回避され得る。現在の製品には存在しない特徴が記載されたクレームが存在するかもしれず、その場合もちろん問題とはならない。あるいは、クレームの一部は製品の価値を著しく減少させることなく後続製品から取り除くことができる軽微な特徴または変わった特徴を対象としているかもしれない。さらに、代わりの解決方法を使用して置き換える場合も、あまり費用/有効性の損失を被らずに対応できる場合がある。このように、調査結果に応じて、製品設計部門に即座にガイダンスを与えることができる。

より広範なクレームを有する特許は、より無効になる可能性が高い。競合他社の特許調査は、関連する製品分野における広い特許を特定するためのキーワード検索で補完することができる。このような検索により、しばしば、思いかけず競合他社の特許が現れることがある。次に、先行技術を検討して、争った場合に特許が無効になる可能性を評価する。特許無効を示すために鑑定を準備するか、または競合他社の特許が無効である可能性が高いことを示す公知例の検討結果に基づいて計算されたリスクをとるか、を選択できる。

ときには、テクノロジー・フォロワー企業が追求する技術分野において非常に基本的であると思われる特許を発見することがある。このような状況では、これら「ブロッキング特許」を特定し、製品開発サイクルで早期にリスクに対処することが有益である。リスクに備えた戦略を策定することが重要である。例えば、訴訟等の場合に、クロスライセンスする特許を得る目的で、競合他社製品または競合他社の他の製品をカバーする特許を検索し、購入するため、特許ブローカーを使用することができるだろう。我々Kilpatrick Townsendではこのような対策を行う顧客をサポートしてきた。あるいは製品の改良を行い、特許を取得することでも、このようなクロスライセンスの機会が提供できる。競合他社は、通常、より多くの売上を有しているため、不均衡なレバレッジとなり、競合他社はより大きな売上でより大きな損害を被るリスクを有する。

他社特許調査(Freedom to Operate review)は、製品関発を当てずっぽうで行ってるわけではなく、特許リスクの状況を踏まえて行っていることを保証するものである。製品設計が決定される前に他社特許調査(Freedom to Operate review)を行わなければならない。

Click here for English [4] version.

Related People

Paul C. Haughey

パートナー

San Francisco, CA

t 415.273.4787

phaughey@kilpatricktownsend.com

Fei Shen

カウンセル

San Diego, CA

t 858.350.3861

fshen@kilpatricktownsend.com

The Precedential Opinion Panel (POP)、審査中に考慮された先行技術およびそれに対する意見に関し、2つの特許審判部(PTAB)決定を先例に指定し、1つの決定を有益なものと指定 – POP Designates Two PTAB Decisions as Precedential, one Informative, Addressing Prior Art and Arguments Previously Considered During Prosecution

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし

2020年3月26日

Justin L. Krieger (和訳:穐場 仁)

2020年3月25日、the Precedential Opinion Panel (POP)は、2つの特許審判部(PTAB)決定を先例(precedential)と指定し、1つを有益な(informative)決定として指定した。同決定は、35 U.S.C. § 314 又は § 325(d)に基づき審理を開始(institute)するか否か決定する特許審判部(PTAB)の裁量について、申立人が、審査中に審査官によって既に検討された先行技術と同一又は実質的に同一の先行技術あるいは議論を提起した場合に関するものである。

先例とされた1つめの決定、Advanced Bionics, LLC v. Med-El Elektromedizinische Geräte GmBH, IPR2019-01469, Paper 6 (Feb. 13, 2020)では、申立人は対象特許の審査中に考慮されなかった先行技術を提起していた。特許審判部(PTAB)は、同一又は実質的に同一の先行技術が提起されたかどうか、及び申立人が「特許商標庁による重大な誤り」を特定したかどうかを決定する際に、いわゆるBecton, Dickinson factorsを適用した。Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG, IPR2017-01586, Paper 8 (Dec. 15, 2017) (第1段落、III.C.5 に関する先例)。先行技術を分析した後、特許審判部(PTAB)は、申立人が引用した新たな先行技術は審査官が審査中に検討した先行技術文献と実質的に同じ態様で提起されていたと結論した。申立人が、審査官が既に考慮した先行技術の不備を是正する方法で新しい先行技術を提起しなかったことを考慮し、特許審判部(PTAB)は、申立人が特許庁による重大な誤りを提示しなかったと結論づけた。審理の開始を否定する際、特許審判部(PTAB)は、申立人が、例えば、「審査官が関連する先行技術における特定の開示(teachings)を誤解し又は見落とし、それにより特許庁の誤りが対象クレームの特許性にとって重要であったと示すことにより」、審査官の先行技術の評価の誤りを証明しなかったことを更に強調した。

Advanced Bionicsとは対照的に、先例とされた2つめの決定Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd., IPR2019-00975, Paper 15 (Oct. 16, 2019) では、特許審判部(PTAB)は、35 U.S.C. §325(d)に基づく裁量権の行使をせず、審理を開始することを決定した。その審理では、申立人は1つの新しい先行技術文献と組み合わせて、以前に考慮された引用文献を提示した。Becton, Dickinson factorsを再び適用すると、特許審判部(PTAB)は、新しい先行技術文献が、審査中に考慮された先行技術とは異なる構造的および機能的特徴について言及されていることに着目し、反対の結論に達した。加えて、申立人は、新しい先行技術文献に記載された効果に基づいて、新しい動機付けを主張していた。したがって、新たな先行技術文献は、審査中に検討された先行技術文献に対し重複的(cumulative)なものではないと結論した上で、特許審判部(PTAB)はかかる新たな先行技術が考慮されていなかったという点で審査に誤りがあったと判断した

先例としても指定されたOticon Medical決定の後半部分において、特許審判部(PTAB)は、申立人が特許侵害に関する訴状送達から1年近く申立を待った場合に35 U.S.C. § 314(a)の裁量権を行使し審理開始を拒絶すべきか否かについても議論した。特許権者は、1年の期間の終わりまで申立てを待つ間に、申立人がかかる申立てのロードマップとして特許権者の訴訟対応を不当に利用したと主張した。特許審判部(PTAB)は、先例となるGeneral Plasticsの決定で議論された後続の申立てに関する懸念は、訴訟が同時継続する場合の申立てに関しては直接取り上げていなかったとした。Gen. Plastic Indus. Co. v. Canon Kabushiki Kaisha, IPR2016-00791, Paper 15 at 31 (PTAB Sept. 11, 2019). 特許審判部(PTAB)は、審理を開始することを決定し、申立人は訴訟における特許権者の対応を見ることによって利益を得たかもしれないが、特許審判部(PTAB)の手続は有効性に関する地方裁判所の検討とは直接的に重複しないと結論した。

有益的(informative)とされた決定Puma North America Inc. v. Nike, Inc., IPR2019-01042, Paper 10 (Oct. 31, 2019)においては、Advanced Bionicsと同様に、特許審判部(PTAB)はその裁量を行使し、かつ、Becton, Dickinson factorsを適用し、申立人が審査中に考慮されたのと全く同じ先行技術を引用した申立の審理開始を拒絶した。特許審判部(PTAB)は、審査官の結論に単に同意できないことは重大な誤り(material error)とはならないことを示した。審査官が先行技術文献を組み合わせる動機を誤解したという申立人の主張に対し、特許審判部(PTAB)は、先行技術文献が類似の分野にあることを単に示すことは組み合わせる動機を確立しないことを指摘した。申立人は、当業者がクレームされた主題を創作し得たであろう肯定的な理由を提示しなかったため特許審判部(PTAB)は申立人が重大な誤りを特定することができなかったと結論した。

実務のヒント:

審査中に既に検討されていた、又は審査中に既に考慮された先行技術と同様の態様で先行技術を提起する申立人は、審査中に審査官が誤認又は見落としたとする事実上の問題(factual issue)を明確に特定しなければならない。加えて、可能な限り、申立人は、審査官がこれまで検討していなかった引例を組み合わせるための新たな動機づけ又は根拠を強調すべきである。

特許権者は、引用されている先行技術が、審査中に考慮された先行技術と同一又は実質的に同一であるかどうかを確認するために、提出された申立を慎重に検討すべきである。たとえ申立人が新しい先行技術を引用していたとしても、特許権者はその先行技術がどのように用いられているかを慎重に分析すべきである。当該先行技術が、審査官によって以前に検討された先行技術と同様の態様で用いられている場合、特許権者はBecton, Dickinson factorsに基づく検討をPreliminary Responseに盛り込むべきであり、35 U.S.C. § 314/324に基づいて特許審判部(PTAB)はその裁量を行使し審理開始を拒絶すべきと主張すべきである。

Click here for English [5] version.

故意侵害(willful infringement)を避けるための弁護士鑑定はいつ入手すべきか:知財担当者へのガイドライン – When to Obtain Opinions of Counsel to Avoid Willful Infringement: Guidance for In-House Counsel

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし
2020年5月13日

Paul C. Haughey and Edward J. Mayle (和訳:穐場 仁)

最近のいくつかの判決は、裁判所がHalo最高裁判決の基準に基づいて「悪質(egregious)」な行為を認定する状況、損害賠償が増額される(enhanced damages)リスクや故意侵害のリスクを軽減するために弁護士鑑定を得るべきである状況を示唆している。

文献からコピーした後IPRを提起した事例

2020年4月8日、カリフォルニア州中央地区のGutierrez判事は、増額された損害賠償額(enhanced damages)として陪審員が約7億8000万ドルの評決を下した後、このうち約3億9000万ドルを損害賠償として認める判決を下した。Juno Therapeutics, Inc. et al. v. Kite Pharma, Inc., Case No. 2:17-cv-07639-PSG-KSx(C.D. Cal.). 裁判所は損害賠償増額(enhanced damages)の理由を提示しなかったが、訴状において原告は次の主張を行っていた。(1) Kite(被告)の共同研究者が特許の発明者によって発表された論文を引用して特許にカバーされる形態を記載した論文を発表していた;(2) Kiteの共同研究者の1人は、特許の発明者の「先駆的」な業績を認め、そのような業績はその分野における「現在世界中で行われている…すべての研究の事実上の基礎を形成した」とのスピーチを行っていた;(3) Kiteの共同研究者は、発明者の刊行物から特定のDNA構築物をコピーし、Kiteは訴訟対象クレームに記載されたシーケンスによってエンコードされたアミノ酸配列と同一のアミノ酸配列を連邦委員会に提出した資料に記載していた; (4) 訴訟の約2年前に、Kiteは訴訟対象特許のクレームの取消を求めるIPR(当事者系レビュー)を提起したが、PTAB(特許審判部)は最終的に当該クレームの特許性を支持していた。

自分の特許に対する故意侵害が問題となった事例

2020年3月13日、テキサス州西部地区のAlbright判事は、ベンチトライアル(裁判官による公判)の中で、Diamondbackの侵害が故意かつ悪質的(egregious)であったことを認めた後、Repeat Precisionの逸失利益(lost profit)を倍増させ損害賠償額とした。Diamondback Indus., Inc. vs. Repeat Precision, LLC et al., Case No. 6:19-cv-00034-ADA (W.D. Tex.). 裁判所はDiamondbackがDiamondback自身の特許に基づき、Repeat Precisionに使い捨て設定ツール(disposable setting tools)を販売するための独占的ライセンスを与えていたと認定した。Diamondbackは、自身の特許を実施する権利をライセンス契約で制限しており、その後使い捨て設定ツールの販売を可能にするための再交渉を行ったが失敗していた。さらに、裁判所はDiamondbackがRepeat Precisionの顧客に、Repeat Precisionが特許の対象であるツールの販売を許可されていないといった虚偽の表明をしていたと認定した。さらに、Diamondbackは、Repeat Precisionがその侵害をDiamondbackに通知した後、Repeat Precisionを「シャットダウン」するように仕向けた様々な「いじめ」行動を取っていた。

ライセンス申し入れを拒絶した後、製品をコピーした事例

2020年2月13日、テキサス州東部地区のGilstrap判事は、陪審員の評決額の上限は約1億150万ドル(評決額4億ドルではなく)であることを認め、故意侵害の場合にはその額が倍増され約2億300万ドルとなるとし、損害賠償額の上限を限定したうえで新たな公判を命じた。Kaist IP US LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al., Civil Action No. 2:16-cv-01314-JRG(E.D. Tex.). 本事案におけるKaistの主張は、Samsungが特許のライセンスを受ける機会を提供されたにもかかわらずこれを拒絶し、特許発明者による技術プレゼンテーションをSamsungのエンジニアに与え発明をコピーしたというものであった。

ライセンス交渉に失敗し、弁護士に正確な情報も与えなかった事例

2020年1月29日、イリノイ州北部地区のPallmeyer判事は、200万ドルの損害賠償の評決額を3倍にした。Sunoco Partnership Marketing & Terminals L.P.. v. U.S. Venture Inc., et al., Civil Action No. 15 C 8178(N.D. Ill..). 同裁判所は、Ventureが原告の自動ブタン混合システムを「実質的にコピーした」と認定した。Ventureは、特許権者の従業員から特許権者が多数の特許を有していることを知らされるとともに、その後、特許権者の従業員から「機密情報」と表示されたスライドを提示されていた。その後、Ventureは特許権者の特許を調査し、特許権者とブタン混合技術に関し契約しようとしたが、「両当事者間の交渉は決裂した。」 Ventureとその共同被告は、2年間を費やした代替技術の開発に失敗した後、特許を侵害するシステムを「わずか2週間で」設計し、その設計は特許の内容と「非常に似ていた」。裁判所はVentureが弁護士から非侵害鑑定を入手したことは認めたが、その鑑定は「Ventureが特許を侵害していないという善意の信念を持っていたことを示すものではない」と判断した。裁判所は、Ventureが弁護士に情報をきちんと開示しなかったため、非侵害を示す鑑定には対象製品が正確に記載されていないとして以下のように判示した:「Ventureは、詳細で正確な情報を[弁護士]に提供しなかった、あるいはVentureがそのシステムを設計するに際し鑑定に誠実に依拠して合理的な侵害の根拠をなくすよう鑑定書を正確に検討することを怠った。」

貴社に対して上記したものと同様の主張が行われる可能性があり、陪審員によって信じられる可能性がある場合には、それが真実であるか否かにかかわらず、故意侵害の危険性を軽減するために弁護士の鑑定を取得することを検討すべきである。鑑定は非侵害又は特許無効のいずれでも良い。

弁護士の鑑定はどのような場合でも必要というものではないが、鑑定を検討する際の重要な要素は貴社が特許の通知(notice)を受けているかである。そのような通知(notice)は、例えば、特許権者からのレター(notice letter)であったり、または、ライセンス交渉を通じて行われたりする (Diamondback v. Repeat Precision and Kast v. Samsung事件のように)。また、コピーした証拠あるいは主張と相まって、特許権者の製品に特許が表示されているか、実際に特許を認識していた場合 (Juno vs. Kite事件のように)、または従業員が独自に特許を発見し侵害の可能性があると考えていた場合にも該当する。また、場合によっては、被告が侵害の危険性を自ら「故意に無視(willfully blinded) [6]」したときに故意が認定されることもある。

Click here for English [7] version.

Related People

Paul C. Haughey

パートナー

San Francisco, CA

t 415.273.4787

phaughey@kilpatricktownsend.com

Edward J. Mayle

Senior Associate

Denver, CO

t 303.607.3368

tmayle@kilpatricktownsend.com

特許審判部(PTAB)において刊行物(printed publication)であることを立証するための課題 – The Challenge of Proving Publication at the PTAB

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし
2020年4月15日

John C. Alemanni (和訳:穐場 仁)

2019年12月、特許審判部(Patent Trial and Appeal Board (PTAB))は、先例となるHulu事件において、35 U.S.C. §311(b)に基づく制度の目的のため、申立人は、公知例が刊行物(printed publication)として適格であるという合理的な蓋然性(reasonable likelihood)を示さなければならないとした。1 また、先週、特許審判部(PTAB)は、刊行物(printed publication)の問題が重要な事項であり、追加的に5つの決定を先例的(precedential)または有益なもの(informative)として指定することを明らかにした。2 刊行物(printed publication)が公にアクセス可能であったか(public-accessibility)の問題は事実に大きく依存している一方、これらの事例から得られる教訓がいくつかある。

第1の事案は、審査に適用される基準と、付与後手続(post-grant proceedings)に適用される基準とを取り扱ったものであり、それらの基準が異なるものであると示している。Ex parte Grillo-Lópezにおいて、特許審判部(PTAB)は、同じFDAの記録が審査の引用文献として使用できたとしても、当事者系レビュー(IPR)において公にアクセス可能だったとは限らない旨を示した。その際、特許審判部(PTAB)は、審査の文脈では、審査官が一旦一応の事件(prima facie case)を提示した後は出願人が反証することが要求されるという立証責任の転嫁の枠組みを含むことを考慮した。対照的に、当事者系レビュー(IPR)の申立人は、刊行物が公にアクセス可能であったことを証明する負担を負っている。

他の参考事例はすべてHulu事例より前に決定され、引用文献が刊行物(printed publication)として適格であるかどうかを決定するために特許審判部(PTAB)が使用した証拠について議論されたものである。一般的に、これらの事例は、引用文献の公のアクセス可能性(public-accessibility)を証明するに特定の証拠が必要であるという意見を支持するものである。

このうち2つの事例は、論文(thesis)の公のアクセス可能性(public-accessibility)を扱い、1件はそれが認められ、もう1件は認められなかった事例である。Sandoz事例では、申立人が関連する期間内に論文(thesis)が利用可能であったことについての具体的な証言を提供し、特許審判部(PTAB)はその証言が公の利用可能性(public-accessibility)を示すのに十分であることを示した。Argentum事例では, 特許審判部(PTAB)は、申立が依拠した特定の論文(thesis)が関連する期間内に公的に入手可能であったこと、およびコピーをどのように入手したかを示すことができなかったと認定した。関連する訴訟において公的に入手可能であった事実が合意されていたとしても、それが異なる文脈で行われ、かつ、申立申立人が当事者でなかったために決定的なものであるとは認められなかった。

特許審判部(PTAB)の実務者がよく知っているように、インターネットアーカイブ(Wayback Machine)上で特定の日付に入手可能で、かつ、宣誓供述書が添付された文書のコピーは、引用文献が公的にアクセス可能かどうかを証明するのに役立つ。3 最後に、特許審判部(PTAB)は、索引(index)がついている証拠は公共のアクセス可能性(public-accessibility)の証拠となるが、すべての場合において必要ではないことを示した。4

これらの事例から明らかなのは、特許審判部(PTAB)がレビュー手続を開始するか否かを決定する際に、刊行物(printed publication)の適格性を綿密に評価することである。申立は, 関連する期間内に公衆の利用可能性(public-accessibility)を証明する証拠を提出しなければならない。また、特許権者は引用文献に異議を申し立てる予備的応答(Preliminary Response)を提出するか否かを検討する際に、そのような証拠を綿密に評価しなければならない。

Click here for English [8]version.

1Hulu, LLC v. Sound View Innovations, LLC, Case IPR2018-01039 (PTAB Dec. 20, 2019) (Designated: Dec. 20, 2019) (Paper 29).

2Ex parte Grillo-López, 2018-006082 (Jan. 31, 2020); Argentum Pharmaceuticals LLC v. Research Corporation Technologies, Inc., Case IPR2016-00204, Paper 19 (2016年5月23日); Seabery North America Inc. v. Lincoln Global, Inc., Case IPR2016-00840, Paper 11 (Oct. 6, 2016); Sandoz Inc. v. AbbVie Biotechnology Ltd., Case IPR2018-00156, Paper 11 (2018年6月5日); and In-Depth Geophysical, Inc. v. ConocoPhillips Company, Case IPR2019-00849, Paper 14 (Sept. 6, 2019).

3Seabery North American参照

4Sandoz参照

米連邦最高裁判所は、ランハム法(the Lanham Act – 連邦商標法)に基づく被告利益の回収のための条件として、被告の故意が必要ではないことを判示 – The Supreme Court Abrogates Willfulness as a Bright-Line Prerequisite for Accountings of Profits Under the Lanham Act

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし
2020年4月23日

Theodore H. Davis Jr., Joseph Petersen and Rita Weeks (和訳:穐場 仁)

連邦控訴裁判所は、長年にわたり、ランハム法(the Lanham Act)に基づく訴訟当事者にとって極めて重要な問題、すなわち、同法第35条(a)に基づき被告の利益の回収を求める原告が、その救済の条件として被告による故意の違法行為を立証しなければならないか否かについて意見が分かれていた。

Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., No. 18-1233, 2020 WL 1942012(U.S. Apr. 23, 2020)において、米連邦最高裁判所は、分裂していた判断を原告に有利な形で統合し、故意の立証を求める断定的な基準は法律の明示的な文言と調和せず、救済の衡平法的性質とも一致しない、と判示した。

この判示は、ここ何年もの間でのランハム法(the Lanham Act)に関する重要な解釈として、同法に基づく金銭的救済を追求する際のレバレッジを増加させることとなった。

実際の損害(actual damages)と被告の利益に関する異なる基準

ランハム法(the Lanham Act)に基づいて提起した訴訟に勝利した原告は、いくつかの種類の金銭的救済を求めることができる。そのうち最も重要な2つの救済は、原告の実際の損害(actual damages)の賠償と、被告の利益(defendant’s profits) の回収に関する衡平法的な救済である。

裁判所と訴訟当事者は、しばしば、両者を混同し混乱させるが、両者は別々なものであり、慎重に検討する必要のある別個の基準に従うものである。

例えば、勝訴した原告は、被告の責任を立証することにより実際に生じた損害額の賠償を受けることができる。しかしながら、特に、被告の行為によって引き起こされた混同(confusion)や欺瞞(deception)の度合いについて証拠を示せない場合には損害額の証明は困難となり得る。

対照的に、被告の利益の回収の仕組みは、一般的に勝訴した原告に有利に働く。

第35(a)条に明示された要件に基づき、かかる原告は、被告の「売上高」のみ証明すれば足りる。

その後、被告はこれらの売上高を合法的なものと違法なものとに分配するとともに、これらから許容される可能性のある控除額を示すことになる。

もし、被告が、両者について立証責任を果たせなければ、売上高全体が原告により回収されるおそれがある。

一般的にはWMS Gaming Inc. v. WPC Prods. Ltd., 542 F.3d 601 (7th Cir. 2008)参照。

したがって、その利益が回収される可能性は、ランハム法(the Lanham Act)違反の罪に問われた被告にとって、原告の実際の損害を賠償するリスクよりも大きな懸念をもたらすこととなる。

それにもかかわらず、被告利益の回収は衡平法的な救済手段であるため、裁判所はそれを当然のこととして認めることはめったになく、その代わりに、様々な考慮事項に基づいて調整してきた。

これらのうち最も一般的なものは、以下に述べるように、被告の違法行為が故意であったか否かであり、どの巡回区裁判所によって判断されるかにより、歴史的に異なるウエイトで故意が考慮されてきた。

巡回区裁判所の歴史的分裂

被告利益の回収の条件に関する裁判所の判断の不一致は長年にわたるものであるが、3つの異なる巡回区裁判所から出された3つの比較的最近の判決は、その不一致の範囲と、故意の役割に対処する際に連邦裁判所が歴史的にとった様々なアプローチを示している。

例えば、第2巡回区控訴裁判所は、故意は被告利益の回収の明白な前提条件であると判示したため、原告がそのような立証をできなければ救済を否定した。

See Pillar Dynasty LLC v. New York & Co., 933 F.3d 202, 212-14 (2d Cir. 2019)参照。

この判示は、他の巡回区裁判所における伝統的な判断と一致しており、他の巡回区控訴裁判所は被告利益の回収についての故意を示すことを要求している。

Fifty-Six Hope Road Music, Ltd. v. A.V.E.L.A., Inc., 778 F.3d 1059, 1073-74 (9th Cir. 2015); W. Diversified Servs., Inc. v. Hyundai Motor Am., Inc., 427 F.3d 1269, 12-72-73 (10th Cir. 2005); Minn. Pet Breeders, Inc. v. Schell & Kampeter, Inc., 41 F.3d 1242, 1247 (8th Cir. 1994); ALPO Pet Foods, Inc. v. Ralston Purina Co., 913 F.2d 958, 968 (D.C. Cir. 1990)参照

対照的に、第5巡回区裁判所は、故意は以下の6つの排他的ではない要因のうちの1つに過ぎないという前提で被告利益の回収の判断を行ってきた:

(1) 被告が混同または欺く意図を有していたか否か、(2)販売が迂回されたか否か、(3)他の救済手段の妥当性、(4)原告による自己の権利主張の不当な遅延、(5)不正行為が利益を生まないようにすることの公益性、(6) パーミング・オフ(偽物をつかませる)の場合であるか否か。

Retractable Techs., Inc. v. Becton Dickinson & Co., 919 F.3d 869, 876 (5th Cir. 2019) (引用Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526, 554 (5th Cir. 1998), abrogated on other grounds by TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001)により他の理由で廃止された)

この多因子テストは、第3、第4、および第6巡回区裁判所によって歴史的に適用されてきたものとも一致する。

La Quinta Corp. v. Heartland Props. LLC, 603 F.3d 327, 334 (6th Cir. 2010); Synergistic Int’l, LLC v. Korman, 470 F.3d 162, 175 (4th Cir. 2006); Banjo Buddies, Inc. v. Renosky, 399 F.3d 168, 165 (3d Cir. 2005)参照。

最後に、第11巡回区裁判所の見解は、原告が以下に示される3つの可能な理論のいずれかに基づいて被告利益の回収を追求した場合にのみ、故意が前提条件となる可能性を示唆している。3つの可能な理論は:

(1) 被告人の行為が故意かつ意図的であったこと、(2)被告人が不当に利益を受けていたこと、(3)将来の行為を抑止する必要があること、である。

PlayNation Play Sys., Inc. v. Velex Corp., 924 F.3d 1159, 1170 (11th Cir. 2019).

裁判所は、被告に故意の違法行為がない場合であっても、被告利益の回収が適切である少なくとも何らかの状況を認定するにあたり、第1および第7巡回区裁判所と一致する基準を適用した。

Tamko Roofing Prods., Inc. v. Ideal Roofing Co., 282 F.3d 23, 36 (1st Cir. 2002); Roulo v. Russ Berrie & Co., 886 F.2d 931, 940 (7th Cir. 1989)参照

Romag Fasteners判例での米連邦最高裁判所の見解

被告利益の回収における故意の適切な役割に関する巡回区裁判所の分裂は、マグネティック・スナップ・ファスナーの製造会社が提起したRomag Fasteners事件を米連邦最高裁判所に審理させるに至った。本事件は、被告が原告のマークの模倣を伴ったファスナー付きハンドバックを製造したとして提訴されたものである。

原告の主張に関するトライアルに続いて、 advisory jury(参考的意見を述べる陪審員)は、不当利得理論(unjust enrichment theory)の下で被告の利益として90,759.00ドル、抑止理論(deterrence theory)の下では被告の利益として6,704,046.00ドルの回収を勧告した。

陪審はその勧告の中で、被告が原告の権利を「無視するような呼びかけ(callous disregard)」をして行動していたにもかかわらず、故意に行動していたとは認定しなかった。

これらの認定のうち第2の故意が認定されなかった点にのみ基づいて、連邦巡回区裁判所は、第2巡回区裁判所の判例法を適用し、原告は被告利益の回収を受ける資格がないと判示した。

米連邦最高裁判所は、原告の上告書(a writ of certiorari)によって提起された問題 – ランハム法(the Lanham Act)第35条(15 U.S.C. 1117(a))に基づき、「故意侵害は被告の利益の回収の前提条件である」 - につき、審理することを2度にわたり同意した後、最終的に前提条件であることを否定する結論に達した。

最高裁は、この判決の基礎として以下の事項を検討している。

まず、最高裁は、第35条(a)項の条文そのものを引用している。同条文の関連個所は:

米国特許商標庁に登録されたマークの権利者の権利が侵害され、本法第43条(a)若しくは第43条(d)に基づく侵害又は同条(c)に基づく故意の侵害が本条に基づく民事訴訟で立証された)場合、原告は、・・・及び衡平の原則に従うことを条件として、(1)被告の利益、(2)原告が被った損害、及び(3)訴訟費用を回収する権利を有するものとする。15 U.S.C. §1117(a) (2018)

最高裁は、第43条(c)に基づく商標希釈化(dilution)の可能性に関する訴訟における金銭的救済のためには故意の必要性が明示されていることに言及し、「原告は商標の虚偽又は誤認させるような使用が訴因である、第43条(a)の違反を主張し立証した。

そしてこのような場合には、条文の文言は、被告の利益を回収する要件として故意を立証することを決して要求はしていない」と述べた。2020 WL 1942012, at *2.

さらに、これは「そこに存在しない通常の文言を条文に読み込んだという場合ではなく、この条文にあるように、議会がまったく同じ条文に問題の用語を使っている場合には、用心深く避けなければならないものである」と述べた。Id.

しかし、それは、法解釈上の観点から、被告のみの問題ではない。

その代わりに、最高裁は「ランハム法(the Lanham Act)は被告の主観についてしばしば明示的に規定している」と判示し、「われわれの面前の規定にはこのような規定がないことが・・・すべてを伝えているように思われる」と結論した。Id.

最高裁は、衡平法裁判所(courts of equity)の伝統的実務が求める故意の立証は、「ランハム法(the Lanham Act)が前進させようとしている衡平の原則のレベルと同じである」との被告の主張に対しても同情的ではなかった。Id. at *3

裁判所は、「好奇心をそそる示唆(curious suggestion)」を拒絶した。なぜなら、それは、「我々に、議会が、ランハム法(the Lanham Act)のいたるところで故意(mens rea)を条件としている一方、ここでは故意の要件を(明示的ではなく)遠回しに意図していたと想定することを要求するものであり、「衡平の原則」という表現は、商標法のような個別の法領域では、故意(mens rea)についての実質的基準を容易に思い浮かべることができないからである」と述べている。Id.

同じ意味で、最高裁は、主張自体の前提に疑問を呈し、「我々の前に提出した当事者の記録によると、商標法が利益救済を認める前に故意の証明を必要としてきたかどうかは明らかではない」と結論づけた。Id.

最後の分析では、最高裁は次のように述べた。「私たちが確実に言うことができるのは、このようなことである。

故意(mens rea)は、ランハム法(the Lanham Act)以前の事案で被告の利益を計上する際に重要な考慮事項として捉えられていた。

これは、被告の主観的な状態が適切な救済を与えることに関係しているという、あたりまえで、横断的な原則を反映している」と述べた。Id. at *4.

「このような伝統的原則を踏まえれば、商標侵害の被告の主観的状態は、利益の回収が適切であるか否かを判断する上で非常に重要な考慮事項であることは疑いない。

しかしながら、被告の利益を回収するための柔軟性のない前提条件は、それとはかけ離れたものである」と認定した。Id.

「『根拠の無い』商標訴訟を抑止するためには、被告の利益の回収に対する厳しい制約が必要である」ことは事実かもしれないが、その制約を制定するのは議会次第である。Id.

結論

米連邦最高裁判所による、ランハム法(the Lanham Act)に基づく被告利益の回収の明白な前提条件としての故意の必要性の拒絶は、故意を考慮することを全く捨て去ったものである可能性は低い。

反対に、被告の故意の程度は、おそらく第3、第4、第5、第6巡回区裁判所によって適用される多因子テストにおけるその役割と一致する方法で、被告利益の回収に関する判断に情報を与え続けるであろう。

この点について最高裁が見たように、「商標裁判の被告の主観的状態は、被告利益の回収が妥当であるかどうかを判断する上で極めて重要な考慮事項であることは疑いない。」Id.

それにもかかわらず、本判例は第2、第8、第9、第10、コロンビア特別区巡回控訴裁判所のように、実際の損害を立証する固有の困難さと、歴史的に被告を有利にしてきた被告利益の回収という救済手段がしばしば利用できないことに関し、巡回区内の大転換につながると確信している。

したがって、潜在的な被告は、本判決の結果によりこれらの巡回区裁判所で訴訟に直面するリスクが高まることを予想すべきで、これは賠償判決に一か八かの勝負を挑む成功報酬型の弁護士により提起される訴訟を含むものである。

Click here for English [9] version.

Related People

Theodore H. Davis Jr.

パートナー

Atlanta, GA

t 404.815.6534

tdavis@kilpatricktownsend.com

Joseph Petersen

パートナー

Menlo Park, CA

t 650.614.6427

jpetersen@kilpatricktownsend.com

Rita Weeks

Trademark Of Counsel

New York, NY

t 212.775.8777

rweeks@kilpatricktownsend.com

便乗値上げ(price gouging)と戦うための商標法の利用: 消尽論(exhaustion doctrine)に注意 - Using Trademark Law to Fight Price Gouging: Beware the Exhaustion Doctrine

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし
2020年4月29日

Written by Theodore H. Davis Jr., Jennifer Fairbairn Deal and Allison Berman (和訳:穐場 仁)

注:以下の情報は、新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行が引き続き継続しているため、説明の追加を含めたアップデートが必要となる可能性がある。

アップデートについては、弊社の COVID-19タスクフォースページ [10]、および/または弊所からのアラート・メールをご確認ください。

2020年4月10日、有名な科学・医療製品メーカーである3Mは、新型コロナウイルス(COVID-19)パンデミックに際し、商標侵害、商標希釈化(dilution)の可能性、便乗値上げ(price gouging)に基づく虚偽広告(false advertising)を主張し訴訟を提起した最初の企業の1つとなった。1

この訴訟は、パンデミックに誘発された便乗値上げ(price gouging)と闘うための商標法の使用に関し多くの問題を提起している。

これらの中で最も重要なものは、商標所有者が自社製品の再販売に挑戦する力を制限する、ファースト・セール・ドクトリン(first-sale doctrine)、または消尽論(exhaustion doctrine)の適用可能性である。

この記事は、商標所有者が、自身の商品の便乗値上げ(price gouging)に対する訴訟におけるこれら法理(doctrine)の重要性と、これら法理(doctrine)の影響を緩和するための戦略に関するものである。

3Mの訴訟

3Mは、被告であるPerformance Supply, LLCを、3Mの商標に化体する信用を不正に用いた虚偽かつ不当な便乗値上げ(false and deceptive price gouging)を行ったとして提訴した。

具体的には、3Mは、Performance Supplyがニューヨーク市の調達局(New York City’s Office of Citywide Procurement)に入札を提出し、3MブランドのN95マスクを希望小売価格より500~600%高い価格で市に販売することを提案した、と主張している。

市の調達局は、必要とされるN95マスクを確保するため入札を受け入れ、4,500万ドル近くを支払うことに同意した。

2020年4月24日(金曜日)、ニューヨーク州南部連邦地方裁判所は、Performance Supplyの行為に対する暫定的差し止め命令(Temporary Restraining Order/TRO)を発し、TROを仮差止命令(Preliminary Injunction)に変更するかどうかに関するヒアリングのスケジュールを決定した。

消尽(exhaustion)の問題

3Mが作った流れに追従しようと考える潜在的な原告は、商標所有者が自分の商品の川下での販売を規制しようとする場合に救済が得られることは比較的まれであること 留意すべきである。

特に、原告がその標章を付した商品を商取引の流れに載せることを許可した場合、その商品が転売されている状況に異議を申し立てる仕組みとして商標法を利用しようとするならば、「消尽論(exhaustion doctrine)」ないし「ファースト・セール・ドクトリン(first-sale doctrine)」と向き合わざるを得ない。4

ある裁判所が説明したように:

この法理のもとでは・・・商標保有者は、ブランド商品を商取引の流れの中に放出した後は、もはやブランド商品を管理することができない。最初の販売の後、商標保有者の管理は使い果たされたと見なされる。川下の小売業者は、ブランド商品を自由に展示し広告することができる。中古ディーラーは、商標所有者の販売と競合する再販売のためにブランド商品を広告することができる(中古ディーラーが彼らを認可されたエージェント(authorized agents)だと偽って伝えない限り)。5

したがって、この法理は、例えば、再販業者およびライセンシーを、商標所有者が再販価格が低すぎるまたは高すぎると考える価格で商品を販売することに伴う責任から保護している。

これはまた、商標所有者が単純に「被告による私の商品の再販売を認めない」と述べることを妨げるものである。それでもなお、商標所有者は、慎重に主張し、自らの商標を保護するための訴訟での立証段階においてこれら法理の例外であることを立証するための証拠・証言を準備することができれば、これら法理のいくつかの認められた例外を利用することが可能となる。

第1に、被告が、消費者に再包装(repackaging)したことを十分に開示することなく、原告商品を再包装した場合には、例外が存在する。

従って、例えば、Enesco Corp. v. Price/Costco6事案においては第9巡回区控訴裁判所は、被告が商品の再包装を十分に開示していなかったとの原告の訴状での主張に注目した上で、訴状で十分な訴因を述べなかったことを理由とする訴状却下の申し立て(motion to dismiss for failure to state a claim)を認めなかった。7

2番目の例外は、転用された商品(diverted goods)が正規品と大きく異なる(materially different)場合に適用される。8

これは、通常、物理的差異9が存在することを必要とするが、再販品に品質保証(warranty protection)が欠如していることも大きく異なる(materially different)場合となり得る。10

同様に、品質管理用に商品を追跡するために用いられる製品コードを除去する行為は、その真正品の再販を訴追可能なものとする場合がある。11

主張される相違(difference)が何であれ、重要性(materiality)の基準は低い。12

第3の例外は、原告の正規の流通経路から原告製品を転用することにより、原告の品質管理手続の対象とならなくなった場合に適用される。

この例外のもとで:

「品質管理(quality control)」とは、商標所有者が単に主張にすれば良いだけのお守りではない。 むしろ、商標所有者によって確立された品質管理手順が、製品のスポンサーシップに関する消費者の混同を生み商標所有者の信用を毀損するような製品間の違いにつながるかどうか、が判断基準となる。13

したがって、この理論に基づいて商標権侵害を主張するためには、商標所有者は、「(i)合法的(legitimate)、実質的(substantial)、非名目的(nonpretextual)な品質管理手順を確立しており、(ii)これらの手順を遵守しており、かつ、(iii)不適合な販売が商標の価値を減少させる」ことを立証しなければならない。14

この例外が適用されるための品質管理手順は、「可能な限り最も厳しい手順」である必要はないが15、それにもかかわらず、それらの存在は適切に主張され、最終的に立証されなければならない。

4番目に認められた例外は、再販売された商品が、あまりにも根本的に正規品と異なるため、正規品かどうかについての潜在的な混乱をいかなる量の情報公開でも是正することができない場合に適用される。16

この例外は、例えば、かつて真正であった商品が、商標の所有者に由来するものとして表示されることが不公正であるほどに改修されている場合に適用することができる。17

最後に、再販プロセスにおいて被告が独立した欺瞞的行為を行った場合、第5の例外が成立する。

ある裁判所が説明したように:

ファースト・セール・ドクトリン(first-sale doctrine)は、単に再販するだけでなく混同を引き起こすような使用の場合には適用されない。単なる再販売を超える行為は、法的責任を引き起こす可能性がある。 例えば、再販業者が正規の取り扱い業者であるか否かについて混同を引き起こすよう計画されたあるいは可能性が高い、積極的あるいは意図的な欺瞞行為、虚偽の示唆、または不実表示、などが該当する。18

このように、「ファースト・セール・ドクトリン(first-sale doctrine)は、原告の商標を使用する再販業者が、実際にはそうでないにもかかわらず、優遇された(favored)または正規の(authorized)販売業者であるという印象を与えることを保護するものではない。」19

結論

新型コロナウイルスの流行拡大に伴う自社商品の価格値上がりを阻止するために商標法を使用しようとする原告は、消尽論(exhaustion doctrine)という深刻な障害に直面する。

その法理に従えば、ブランド品が再販売される状況に対する不服は、それ自体では法的責任の認定の根拠とはならない。

それにもかかわらず、この法理には例外が存在し、差止命令による救済、場合によっては金銭的な救済の基礎を形成することができる。

したがって、3Mの権利行使に続くことを希望する商標所有者は、その主張が1つ以上の例外に該当するようにその主張をどのように表現するかについて慎重な考慮を払うべきである。

さもなければ、申し立て段階(pleading stage)であろうと、略式判決であろうと、その事件の終結につながる可能性がある。

Click here for English [11] version.

脚注

1 3M Co. v. Performance Supply, LLC, No. 1:20-cv-02949-LAP (S.D.N.Y. Apr. 10, 2020)。3Mは、ニューヨーク州南部連邦地裁での訴訟に続き、カリフォルニア州、フロリダ州、テキサス州で実質的に同じ訴訟を起こした。

2 Id.

3 Id.

4 「ブランド商品に変更を加えずに再販売する販売業者は「侵害者」ではなく、したがって「ライセンス」を必要としないことが原則である」J. Thomas McCarthy, 4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 25:41 (5th ed.)(“McCarthy”)。消尽論(exhaustion doctrine)は、当該商品が、当該商品に示される商標の所有者の権限の下で商取引の流れの中に放出された場合でなければ適用されない。例えば、By Design PLC v. Ben Elias Indus., 49 U.S.P.Q.2d 1789, 1791-93 (S.D.N.Y. 1998)(原告が表面に商標が示されているが問題の被告商品を拒絶した場合において、消尽論の適用可能性を否定した)。

5 Osawa & Co. v. B & H Photo, 589 F. Supp. 1163, 1173-74 (S.D.N.Y. 1984)(引用省略)。

6 146 F.3d 1083 (9th Cir. 1998).

7 Id. at 1085-86

8 「よって、ファースト・セール・ルール(first sale rule)は、商品が実質的に異なるように変更された場合には適用されない。」McCarthy、上記脚注4、§25:41。

9 例えば、Societe des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 635 (1st Cir. 1992)(再販されたミントのカロリー含量が異なっていた事案)

10 例えば、Beltronics USA, Inc. v. Midwest Inventory Distrib LLC, 562 F.3d 1067, 1074-76 (10th Cir. 2009) (改変された商品につき保証が無いことを開示しなかったことに基づき法的責任を認定した事案)

11 例えば、Zino Davidoff SA v. CVS Corp., 571 F.3d 238, 246 (2d Cir. 2009)

12 例えば、Id.(「低い」基準を参照している事案)

13 Iberia Foods Corp. v. Romeo, 150 F.3d 298, 306(引用は省略)。

14 Warner-Lambert Co. v. Northside Dev. Corp., 86 F.3d 3, 6 (2d Cir. 1996).

15 Mary Kay, Inc. v. Weber, 661 F. Supp. 2d 632, 643 (N.D. Tex. 2009).

16 例えば、Metropcs Wireless, Inc. v. Virgin Mobile USA, L., P. No. 3:08-CV-1658-D, 2009 WL 3075205, *4 (N.D. Tex. Sept. 25, 2009) (「少なくとも修理済みまたは改変した商品の販売においては、大規模な修理または改変を経て商品が根本的に別の商品であるため商標をそのままとすることが欺瞞的である場合、その元の商標は修理済みまたは改変済み商品から除去されなければならない」)

17 例えば、Cartier v. Aaron Faber, Inc., 396 F. Supp. 2d 356, 360 (S.D.N.Y. 2005)(「被告による原告の時計への変更が、オリジナルの製品のデザインを著しく変更し時計の中核的な機能を損なうほど広範囲に及ぶ」こと基づいて偽造の認定に及んだ事案)

18 Caterpillar Inc. v. Telescan Techs., L.L.C., No. CIV. A. 00-1111, 2002 WL 1301304, *5 (C.D. Ill. Feb. 13, 2002) 及び Enesco Corp. v. K’s Merch. Mart Inc., 56 U.S.P.Q.2d 1583, 1593 (N.D. Ill. 2000)(ファースト・セール・ドクトリン(first sale doctrine)は、商標の使用が「商標が付された商品の保護されるべき再販およびそれに伴う宣伝に附随する場合」にのみ再販業者を商標権侵害の責任から保護し、「単なる再販を超えた混同を生じさせる」使用にまでは及ばないとの理由に基づき、被告の略式判決の申立を否定した事案)

19 Australian Gold, Inc. v. Hatfield, 436 F.3d 1228, 1241 (10th Cir. 2006).

Related People

Theodore H. Davis Jr.

パートナー

Atlanta, GA

t 404.815.6534

tdavis@kilpatricktownsend.com

Jennifer Fairbairn Deal

パートナー

Atlanta, GA

404.745.2536

jdeal@kilpatricktownsend.com

Allison Berman

アソシエイト

Atlanta, GA

t 404.815.6208

aberman@kilpatricktownsend.com

ソーシャル・ディスタンシング下での事業継続戦略としての電子署名と電子交付 – Electronic Signatures and Electronic Delivery of Documents as a Social Distancing Business Continuity Strategy

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし
2020年3月23日

Written by Joshua S. Ganz, Christina M. Gattuso, Jon Neiditz, Amanda M. Witt, Vita E. Zeltser and John M. Brigagliano (和訳:穐場 仁)

注:以下の情報は、新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行が引き続き継続しているため、説明の追加を含めたアップデートが必要となる可能性がある。

アップデートについては、弊社のCOVID-19タスクフォースページ [10]、および/またはメールをご確認ください。

米国の法律は2000年以降電子署名の利用を広く可能にしているが、多くの企業はその業務全般にわたって電子署名の利用を完全には採用していない。

電子署名の利用に対する抵抗は、実際の法的障害ではなく、歴史的な実務に基づくことが多く、金融、銀行、不動産、保険、企業ガバナンスに関する文書など、特定の文書に関して特に顕著である。

新型コロナウイルス(COVID‐19)に対するリスク緩和戦略を考えると、ほとんどの人員と顧客が自宅からビジネスを行っている現在、多くの企業は遠隔から文書を締結する必要がある。

電子署名を利用することで、遠隔地の人員や顧客による文書の締結を合理化し、対面ビジネス取引が実現不可能な場合でもビジネスの継続性を提供することができる。

このように、企業は、実際の署名(「ウェットインク」署名)を必要とする現在のプロセスが電子署名に置き換えられる可能性があるかどうかを評価すべきである

また、「法律」ではなく「歴史」が妨げている企業や政府の分野では、危機が終わった後であっても旧来の方法に戻ろうとしないだろうと思われるため、企業は新しい方式を長期的に採用することができる。

電子署名に関する法律が各国で大きく異なることに注意を要する。そのため、署名者が米国以外に存在するような文書の締結を日常的に行っている企業は、多数の国に跨った分析を行わなければならない。

例えば、米国外の世界の多くの地域で適用される法律では、特定のセキュリティプロトコルを使用する電子署名の一形式であるデジタル署名の使用を要求している

世界のある地域では、多くの種類の取引について電子署名が技術的に認められているが、米国よりも面倒で柔軟性の低い手続を必要としている

1. 米国の電子署名法(ESIGN1、及びUETA2に基づくものを含む同等の州法)により、当事者は、ほとんどの種類の商業文書を締結するために電子署名を使用することができる。

ESIGN (電子署名を規制する連邦法)とUETA (47州とコロンビア特別区でいくつかの修正を加えて採択された電子署名に関するモデル州法3)は、電子署名が電子形式であることによってのみ署名の法的効力を否定できないと述べることによって、電子署名に「ウェットインク」署名と同じ法的地位を付与している。これらの法律は、一般に、文書が(1)ESIGNまたはUETAの明示的な例外に該当するか、または(2)実質的な法律が「ウェットインク」署名を使用することを当事者に要求するか、または他の当事者の物理的存在下で文書を執行することを当事者に要求しない限り、「ウェットインク」署名なしで当事者がほとんどの文書を締結することを可能にしている。

ESIGNおよびUETAによって明示的に除外される文書には、遺言書類(遺言書、遺言補足書および信託など)、家庭法の事項、裁判所の命令または通知、一定の通知、および文書が米国統一商法典(「UCC」)に準拠する範囲内の文書(物品の販売およびリースを管轄し、ESIGNおよびUETAの範囲内にあるUCC第2条および第2A条を除く)が含まれる。

UCCが適用される文書(第2条および第2A条を除く)については、当事者は、UCC内の関連規定を評価し、当事者が電子署名を付した文書を締結することができるかどうかを決定しなければならない。

なお、電子署名の有効性は、「ウェットインク」署名と同じ理由、すなわち、本人の無能力、錯誤、詐欺、強迫、偽造の理由で争うことができる。

2. ESIGNとUETAはテクノロジーニュートラルである。

ESIGNおよびUETAは「ウェットインク」署名よりも電子署名を好むものでもなく、有効な締結のために特定の形態の電子署名を定めてもいない。

いずれの形態においても、「電子署名」とは、「電子的な音、シンボル、またはプロセスであって、契約または他の記録に付随または論理的に付随するもの」を意味するため、「有効な署名を作成するために使用される必要がある特定の技術は存在しない」とUETAの公式コメントに記載されている。

スキャンした、又は電子PDF上の署名は、取引の関係者が電子署名の使用を同意している限り、電子署名として認められる。

「承諾する」をクリックするか、そうでなければ同意を明示するか、または同意を口頭で明示することも、有効な電子署名を構成することができる。

3. 電子公証(Electronic Notarization)あるいは遠隔公証(Remote Notarization)が許容されるか否かは、州ごとに検討が必要である。

ESIGNおよびUETAは、当事者が、適用される州法によって要求される情報を提供するためすべての要件を満たすことを条件として、当事者が電子プロセスを通じて公証の要件を満たすことを可能にしている

従って、当事者は、電子公証(electronic notarization)が、特定の州において、UETAまたはESIGNの対象となる文書に適用可能かどうかを判断するために、州の公証人法が、当事者に対し、公証人の証明書や「ウェットインク」での印章など必要な情報を提供することを積極的に要求しているかどうかを検討しなければならない。

遠隔公証(Remote Notarization) (例えばライブビデオを通じて当事者間で双方向的に行われる公証)が、所定の管轄において許容されるかどうかを決定するためには、当事者は、州の公証人法が署名者が公証人の面前に実際に存在することを積極的に要求しているかどうかを判断する必要がある。

遠隔公証(Remote Notarization)が認められるということをより確実にするために、そのすべてが実施されているか完全に施行されているわけではないが、現在の危機以前に4、22の州が遠隔での公証を可能とする法律を通過させた。

通常、対面での公証が必要なニューヨーク州では、Andrew Cuomo知事が2020年4月18日まで遠隔公証(Remote Notarization)を有効とする行政命令を発行した。

かかる行政命令においては、署名者が物理的にニューヨーク州に存在することなど、遠隔公証(Remote Notarization)を有効とするための手続要件が定められている。

連邦レベルでは、Mark Warner上院議員とKevin Kramer上院議員が、「遠隔・電子公証を用いた取引を安全かつ可能とする2020年の法律(SECURE)」を提案している。この法律は、全国的な遠隔公証(Remote Notarization)の枠組みを定め、これを可能にするものである

4. 消費者取引に関する特別な考慮事項: 消費者通知の電子交付

(ビジネス対ビジネスの文脈ではなく)消費者向きの電子契約プロセスを設計する場合、一定の消費者保護法規 – 例えば、保険取引またはその他の財政取引に関するものは、消費者との取引においてまたは消費者との取引の前に、消費者に「書面で(“in writing”)」提供されることを要求する – を念頭に置く必要がある。

ESIGNは、法律または規則により「書面で(“in writing”)」消費者に提供することが義務づけられている開示については、一定の条件を満たす限り、電子的手段のみを通じて提供することを明示的に許可している。

これらの条件には、(i)電子的に開示を受けることについての消費者の同意を得ること、(ii)要求された開示を電子的に受けることについての消費者の同意を証明するために一定の開示を消費者に提供すること、(iii) 販売取引の中で、電子的に提供される予定の開示が法令で要求されるよりも前に、電子的に開示を受けることに消費者の同意を得ること、 (iv)消費者が同意の対象であった開示の記録に後でアクセスするための仕組みを提供すること、が含まれる。

ESIGNの電子開示要件を遵守しない場合、根拠となる取引(例えば、保険の申込、または、最終的に発行された保険証券)が無効または無効とすることができるようになることはないが、適用法に従って必要な開示(差替通知(replacement notice)など)を提供しなかった場合には、規制上の制裁を受ける可能性がある。

また、開示が効果的に行われていないとみなされる場合には、消費者が利用できる民事上の救済措置があるかもしれない。5

5. プロセスは重要であり、証拠の許容性に目を向ける。

電子契約、電子署名、電子交付のプロセスを設計・実施する場合、このプロセスの目標は、将来のある時点で、証拠調べに耐えうる契約書や記録を作成することにあることを留意する。

プロセスは、特定の契約状況に特有のリスクに対処するように注意深く設計されるべきである。

最低限、電子契約プロセスを運用する場合は、契約者の身元、および、署名または提供される文章の内容を認証する方法を検討する必要がある。

Click here for English [12] version.

脚注

1 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN), 15 U.S. Code §§ 7001 et cet.

2 Uniform Electronic Transactions Act (UETA).

3 イリノイ州、ニューヨーク州、ワシントン州は、UETAを採用していない。

ニューヨーク州とイリノイ州は、それぞれ独自の電子署名法を採用している。

ワシントン州は、州独自の電子署名法を2019年に撤廃し、ESIGNの広範な適用と電子署名を促進する他州の法律の更新を当てにしている。

4 The National Notary Associationは、これらの法律と適用状況を下記ホームページに一覧表示している。https://ww​w.national​notary.org​/notary-bu​lletin/blo​g/2018/06/​remote-not​arization-​what-you-n​eed-to-kno​w​

5 B2Cの文脈でESIGNを具現化する者は、第1章の第2段落で参照されている除外事項も必ず確認する必要がある。

Related People

Joshua S. Ganz

パートナー

Atlanta, GA

t 404.815.6184

jganz@kilpatricktownsend.com

Christina M. Gattuso

パートナー

Washington, DC

t 202.508.5884

cgattuso@kilpatricktownsend.com

Jon Neiditz

パートナー

Atlanta, GA

t 404.815.6004

jneiditz@kilpatricktownsend.com

Amanda M. Witt

パートナー

Atlanta, GA

t 404.815.6008

awitt@kilpatricktownsend.com

Vita E. Zeltser

カウンセル

Atlanta, GA

t 404.685.6713

vzeltser@kilpatricktownsend.com

John M. Brigagliano

アソシエイト

Atlanta, GA

t 404.815.6135

jbrigagliano@kilpatricktownsend.com

出願前調査(Patentability Searches)は、知財部門の出費を増やすのか、それとも、抑えることになるのか? Patentability Searches – Bust or Save In-House Counsel Budgets?

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし
2020年4月9日

Written by Paul C. Haughey (和訳:穐場 仁)

私の専門分野であるエレクトロニクスとソフトウェアの分野では、社内弁護士が「出願前の公知例調査は行う価値が無い」というのをよく耳にする。そのような企業は大量の特許出願を行っており、個々の出願に多くの予算を使う価値はないというのである。このことの成り行きは、通常以下のようになる:

例えば、出願前調査には1件1,000~3,000ドルの費用がかかる。これは、平均すると10件の出願毎に2万ドル追加費用がかかることを意味する。仮に、この調査により2件の出願を取りやめたとすれば、2件の出願準備費用の節約と2万ドルの追加調査費用の収支がトントンとなり得る。一方、たいていの場合、出願は取り止められず、単により狭いクレームを取得することを意味するだけになり、従って、出願準備費用の節約もされない。審査官が調査を行うことにより先行技術と対峙することとなり、それは、代替案である従属クレームで対応せざるを得なくなることを意味するかもしれない。

出願前調査を行わないことは、出願前調査がいろいろな面で費用削減および特許出願の質向上に寄与することを無視するものであり、また、ときには出願準備費用を削減できることを無視するものであると示唆しておきたい。

1.出願前調査は、出願準備費用だけでなく、権利化にかかる費用全体を節約することができる。出願前調査を行わずに出願されれば、明細書を準備する費用の他に、特許庁に対する手数料を支払う必要が生ずる。さらに、複数回の補正のコストもかかり、結果として得られるクレームは狭く、価値が無いとして放棄されるか、ほとんど価値の無いまま特許となる。このような場合、しばしば1回以上のRCE(継続審査請求)が行われ審査手続が延長されるため、出願前調査で発明に新規性が無いことがわかれば、合計約4万ドル程度の費用を節約することもできるかもしれない。

2. 出願前調査が行われ出願された特許に関しては、少なくとも1回の庁指令(office action)を回避することができる。これだけで、出願前調査の余分なコストを賄うことができる。調査により最も広いクレームは明らかに公知だとわかれば、明確に差別化できる点に焦点を当ててクレームを減縮することができる。これを行うことにより、後に補正を行いそのより狭いクレームの拒絶に対して議論する必要を排除することができる。また、容易に見つけられる公知例によって公知であるような広いクレームを避けることにより、あなたが宿題(事前調査)を行っておらず何も知らないと審査官が思い込むことを避けることができる。審査官をそのような意識に置くことは、狭いクレームを予め提示していた場合に比べ、その狭いクレームを得ることをより困難にするだろう。

3. 出願前調査は、特許の質を向上させる。発明者が公知例に気づいていない頻度は驚くほくほど多い。発明者は公知の製品には気づいているかもしれないが、先行する特許公報や多くの論文には気づいていない。発明者に先行技術を認識させることによって、先行技術と差別化するために、そうでなければ得られなかったかもしれない追加の開示を提供してくれることが多くなるだろう。これは、過度に狭く終わっていたかもしれないか、または、出願に記載された全ての特徴が先行技術に記載されているため放棄しなければならなかったかもしれないクレームのサポートを提供する。発明者たちが庁指令(office action)に対し先行技術との違いを主張する場合、その違いは明細書に記載されていなかったということをしばしば目にしている。

4. 出願前調査は、IDS (Information Disclosure Statement) のための先行技術を提供する。良い仕事をする審査官に当たらなかった場合、発行された特許は後に攻撃を受けやすいものになる可能性がある。出願前調査から先行技術を引用することによって、その先行技術に基づいて後に特許を攻撃することがより困難となる。

5. 出願前調査は、簡易なFTO(Freedom To Operate調査)としての役割も果たす。問題となる他者特許を探すFTOはより費用がかかるものであり、その開示内容よりもクレームにより焦点をあてるものではあるが、出願前調査はしばしばFTO調査で明らかにされるのであろう多くの特許を見つけ出すことができる。それにより、どのような問題特許も、設計変更又は非侵害/無効鑑定により早期に対応することができる。これはまた、見つからなかった異なる特許(異なる製品に関するものかもしれない)についての故意侵害の主張に対する防御に役立つあるレベルの誠実さ(diligence)を示すことにもつながる。また、場合によっては、この簡単なFTOが完全なFTOの必要性を明らかにすることもあるかもしれない。

社内でそれを行うか、外部の事務所にそれを求めるか、それを手っ取り早くやるか、それともより広範囲にやるのか、いずれにしても、通常、出願前調査はその費用よりも価値があるものである。

Click here for English [13] version.

Related People

Paul C. Haughey

パートナー

San Francisco, CA

t 415.273.4787

phaughey@kilpatricktownsend.com

キルパトリック・タウンゼント、注目を集めていた米国最高裁判所の特許事件で勝利 – Kilpatrick Townsend Wins Closely Watched U.S. Supreme Court Patent Case for Thryv, Inc.

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし
DALLAS (4月20日)- Kilpatrick Townsend & Stocktonは、注目を集めていた米国最高裁判所の特許事件において、Thryv, Inc.を代理し、勝利したことを発表した。Thryv, Inc. v. Click-To-Call Technologies, No. 18-916、2019年12月9日において、キルパトリック・タウンゼント(Kilpatrick Townsend)のパートナーであるAdam Charnes弁護士が弁論に立ち、法律専門家の間で今年度最も注目すべき事件の1つとされた。Charnes弁護士の他、キルパトリック・タウンゼント(Kilpatrick Townsend)のMitchell Stockwell弁護士、Amanda Brouillette弁護士、およびJason Steed弁護士が共同してThryv, Inc.を代理している。

最高裁判所は、当事者系レビューが適時に申請されたとの特許審判部(PTAB)の決定に関しては上訴することはできない、と判示した。最高裁判所の7対2の本判決では、改正特許法(America Invents Act)が特許審判部(PTAB)における審理を開始するか否かの判断は最終的かつ上訴不可であると規定しているとして、下級裁判所の判断を覆した。下級裁判所は、連邦議会が同法により禁止している範囲が不明確であるとして、当事者系レビューの申請が適時になされたか否かの判断について控訴可能と判示していた。

Ginsburg最高裁判事によって書かれたこの判決は、当事者系レビューを開始するか否かの判断に対する上訴を禁止している35 U.S.C §314(d)が同§315(b)に規定された時期に関する特許審判部(PTAB)の判断に対する上訴 をも排除していると示している。最高裁判所は、期間に関する判断が「当事者系レビューを開始するか否かの決定と密接に関連しており、§314(d)によって上訴不可とされる」と判示した。これにより、最高裁判所は、連邦巡回控訴裁判所の大合議判決(en banc decision) Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., 878 F.3d 1364, 1367(2018)を破棄した。

Gorsuch最高裁判事は、多数による今回の判決は「中核的な司法権を行政府の職員に譲り渡すとともに、私権(private rights and liberties)の処分を行政的措置に任せる道をさらに一歩進めるものである」と反対意見を述べている。この反対意見には、Sotomayor最高裁判事も部分的に賛同している。

この判決から明らかなことは、「本条に基づいて当事者系レビューを提起するか否かの長官による決定が最終的かつ不服申立ができないものとする」と述べている§314(d)は、その文言通りの意味を持つということである。

さらなる詳細については、こちらをクリック [14]してください。

Click here [15] for English version.

Related People

パートナー

Adam Charnes

Dallas, TX

t 214.922.7106

Acharnes@kilpatricktownsend.com

Mitchell G. Stockwell

パートナー

Atlanta, GA

t 404.815.6214

mstockwell@kilpatricktownsend.com

Jason P. Steed

カウンセル

Dallas, TX

t 214 922 7112

jsteed@kilpatricktownsend.com

 

故意の無知: 他社特許調査方針のガイダンス – Willful Blindness: Guidance for In-House Patent Review Policies

Posted By Ella Chen On ニュース | コメントなし
2020年3月13日

Written by Paul C. Haughey (和訳:穐場 仁)

多くの社内弁護士が故意侵害(willful infringement)のリスクを回避するために「他者特許を調査しない」方針を採用しているが、皮肉なことに、それ自体が故意侵害のリスクを引き起こす可能性がある。2019年の2つの判例がその背景を説明している。

2019年10月、テキサス州東部連邦地裁のGilstrap判事は、「十分に主張された故意の無知(willful blindness)は、故意侵害に関する主張としての要件を満足する」と述べている。Motiva Patents LLC v. HTC Corporation , E.D. Texas, 9:18-cv-00179 (Oct. 2019)。Gilstrap判事のこの判示は、HTC社が「他社の特許を調査しない(他者の特許を調査しないよう従業員に指示することを含む)という方針または実務を有していた」とするMotiva社の訴状での主張に基づいている。Gilstrap判事は、これは故意侵害の主張を棄却させようとするHTC社の試みを打破するのに十分であると判示した。

2019年の別の判例では、故意侵害が成立しないことを求める略式判決の動議(motion for summary judgment)が認められた。裁判所は、5件の特許の購入を打診する複数の電子メールを無視することが故意の無知に該当するとは判断しなかった。TC Technology LLC v. Sprint Corporation , D. Del., No. 16-cv-153-RGA (2019年5月31日 memorandum order)。

故意の無知が主張される際には、基本的に、故意侵害の要件として通知は必要がない。2011年の連邦最高裁判所判決Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. , 131 S. Ct. 2060 (2011) において、同最高裁は、誘引侵害(inducement infringement)において、特許を実際に知っていること(actual knowledge)は必要ではないと判示した。故意の無知が誘引(inducement)とされた。Global-Tech判決では、被告が原告製品を模倣した後、特許弁護士にクリアランス調査(right-to-use study) を行わせたが、他者製品を模倣したことは告げられなかった。

2015年、Suprema v. ITC (Investigation No. 337-TA-720)において、連邦巡回控訴裁判所(The Federal Circuit)は、故意の無知が成立するためには、(1)事実が存在する確率が高いという主観的な信念と、(2)その事実を知ることを避けるための意図的な行動、が必要であると判示した。Suprema判決では、Global-Techよりも悪質さの低い事実関係で故意の無知が認められた。Suprema 判決の事実関係は、単に、Cross Match社が競合相手であること、および、Suprema社 が調査して他のCross Match社特許を特定していたことであった。

このように、Suprema v. ITCの判決は、企業のポリシーに関する一定のガイダンスを提供している。企業内のポリシー策定にあたっては他者の特許調査を一括して禁止すべきではない。一方、弁護士でない者が他者特許の調査をする際の問題を回避したい場合、「特許解釈の法的な複雑さを鑑み弁護士でない者は他社特許の調査を行わない」とのポリシーを採用することは可能である。むしろ、他者特許調査のリクエストは法務部門に対して行われるべきであり、法務部門は、関連する特許が存在する可能性が高い(Suprema判決の基準)と思われるかどうかに基づいて(そして、さらに予算に基づいて)、調査が適切であるかどうかを判断する。これはケース・バイ・ケースの判断であり、一律に調査を行わないとするものではない。関連する特許が存在する可能性が高い例としては、競合他社の製品をコピーした場合、または、貴社が類似の製品を持つ競合他社の他の特許について事前に知っている場合が含まれる。かかるポリシーが形だけのものではないように見せるためには、いくつかの例で実施に調査が行われていることを示せるよう準備することが必要である。

私の経験では、Freedom-to-Operate (FTO)調査で発見された特許については、通常、それらが無効であるかまたは侵害されていないという鑑定に結び付くことが多く、または、設計変更を行うなどしてそれら特許に対処できることが多い。したがって、故意侵害のリスクは、FTO調査によって軽減することができるものである。また、FTOを行っておくことによって、仮に訴状を受理したとしても、CEOや否定的な報道に即座に適切な対応をとることができる。このような調査を機会をとらえて行うことは、侵害を回避するための努力を尽くすことを示すことにもなり、調査されていない製品の特許が侵害された場合であっても、侵害を回避するための合理的な試みを示すことにより故意侵害の主張に対して勝訴する可能性を高めることができる。

また、新たな事業分野、買収、重要な新製品、大切な新機能についても、FTOの調査を行うことが賢明である。ほとんどの侵害訴訟では、故意侵害は認定されず、認定されたとしても、損害賠償額の増額は自動的になされるわけではない。したがって、私は、特許調査を行わない「ノー・レビュー・ポリシー」が損害賠償額の増額という稀なリスクを最小化することに失敗しているものである一方、より一般的な通常の損害賠償額というリスクを増加させているものと考える。

さらなる詳細については、こちらをクリック [16]してください。

Paul C. Haughey

パートナー

San Francisco, CA

t 415.273.4787

phaughey@kilpatricktownsend.com

 

 

特許法セミナー2019 Kilpatrick Townsend’s Tokyo Patent Law Forum

投稿者:アン・タング ニュース | コメントなし
平素は格別のお引き立てに預かり御礼申し上げます。昨年に引き続き、Kilpatrick Townsendの弁護士によるセミナーを開催させて頂きます。今年のセミナーでは、以下のとおり、米裁判所の判例等を踏まえた米国特許法の最新傾向に加え、日米の権利化実務の違いやon-sale barに関する最高裁判例など権利取得の場面に役立つトピックをご用意いたしました。

Kilpatrick Townsend invites you to join us for an informative and interactive patent strategy and protection panel discussion designed to preserve and enhance your company’s ability to protect and commercialize your intellectual property in this rapidly changing global environment.

本セミナーは弊社クライアント及び関係者様向けに無料にて開催いたします。セミナー終了後にレセプションを予定しておりますので、ご多用のことと存じ上げますが奮ってご参加くださいますようよろしくお願い申し上げます。

Registration is complimentary for Kilpatrick Townsend clients and guests. Cocktails and hors d’oeuvres reception to follow panel discussions.

日時 | WHEN

2019年11月1日(金)| Friday, 2019年11月1日 1:30 p.m. | 受付開始 | Registration 2:00 p.m. – 5:15 p.m. | セミナー | Program 5:15 p.m. | レセプション | Cocktail Reception

場所 | WHERE

帝国ホテル東京 蘭の間 (本館2階) 東京都千代田区内幸町1-1-1 Imperial Hotel, Ran Room (2nd Floor, Main Building) 1-1 Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan

トピック | TOPICS

Our speakers will discuss:

  • 米国特許法・判例アップデート | Developments & Trends in the U.S. Patent Litigation & PTAB Practice
  • 日米権利化実務の主要な相違点 | Key Differences in Japanese and US Patent Prosecution
  • On-sale barに関するHelsinn最高裁判決 | Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.

講演は英語で行われますが、同時通訳を手配する予定です。Simultaneous translation services will be provided.

※弁理士会会員の皆様へ | WHO SHOULD ATTEND

近年、そして今後の特許動向及び権利行使に関するトピックをご紹介するセミナーとなっておりますので、特許業務に関係されている方に幅広く参加頂きたいと考えております。

In-house counsel, benrishi, business managers, patent agents, patent engineers, and others tasked with understanding and managing patent litigation and strategy will benefit from this timely analysis of recent and upcoming changes in U.S. law.

※弁理士会会員の皆様へ 本セミナーは継続研修の認定外部機関である「ならびの会(認定番号08-033)」の外部研修として認定を申請中です。申請が認められた場合には、業務研修(選択科目)において、所定の条件により3.0単位が付与される予定です。

RSVP

参加のご連絡・ご不明点は下記までお願いいたします。斎藤 律子  e-mail : saito.ritsuko@kilpatricktownsend.jp 電話 : 03-3507-5609 / FAX : 03-3507-8668

For more information or to RSVP, please contact Ritsuko Saito at rsaito@kilpatricktownsend.com.

特許法セミナー2018 (2018 Patent Law Forum)

Posted By vanessa On ニュース | コメントなし

2018年10月22日(月)2:00 p.m. – 5:15 p.m. (受付開始 1:30 p.m.)

Monday, 2018年10月22日
2:00-5:15 p.m.

1:30 p.m. Registration
2:00-5:15 p.m. Forum

セミナー終了後にレセプションを予定しております。Cocktails and Hors d’Oeuvres Reception to Follow

帝国ホテル東京 蘭の間 (本館2階)
東京都千代田区内幸町1-1-1

Imperial Hotel, Ran Room (2nd Floor, Main Building)
1-1 Uchisaiwai-cho 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan

平素は格別のお引き立てに預かり御礼申し上げます。

昨年に引き続き、Kilpatrick Townsendの弁護士によるセミナーを開催させて頂きます。今年のセミナーでは、以下のとおり、米裁判所の判例等を踏まえ米国特許法の最新傾向に加え、いまだ混乱の続く法定主題に関するアリス判決後の判例・実務動向を解説させて頂きます。さらに、本年は、上海オフィスのGray弁護士から中国の最新特許事情についても解説を行う予定です。ご多用のことと存じ上げますが、ご参加のほどよろしくお願いいたします。We invite you to join our distinguished patent prosecution and litigation experts for this informative and interactive discussion, which will position you to preserve and enhance your company’s ability to protect and commercialize intellectual property in a global environment.

Our speakers will discuss:

米国特許法・判例アップデート(U.S. Patent Law Update) (A. ジェームス・イズベスタ [17]) –裁判所は、最新技術、最高裁での判断、2011年の特許法改正に基づく新しい手続などに取り組み続けており、次々と新しい判断がなされています。サンフランシスコ・オフィスのパートナーであり特許訴訟チームのリーダーであったIsbester弁護士が過去12か月の主要判例およびそのトレンドを解説し、最新の法律が各特許や特許フォリオにどのように影響するかについて解説します。The courts continue to grapple with emerging technologies, Supreme Court legal pronouncements, and procedures newly created in 2011. Mr. Isbester will summarize the key decisions of the past 12 months, correlate those decisions to existing trends, and discuss how the most recent law affects the value of individual patents and patent portfolios.

米国特許法101条の現在 – アリス判決後の状況 (The Alice Saga Continues: Further Developments in Section 101 Case Law and Practice) (Kristopher L. Reed [18]) –2014年発行以降、最高裁が示したアリス判決の理解と適用に、裁判所と実務者の両方が奮闘しています。特許訴訟チームのパートナーであるReed弁護士が米国特許法101条に関するアリス判例後の最新の動向と特許訴訟・特許実務への影響について解説します。Since issuing in 2014, both courts and practitioners have struggled to understand and apply the principles set forth in the Supreme Court’s seminal Alice decision. Mr. Reed will discuss recent developments in Alice case law under 35 U.S.C. § 101 and the impact on both patent litigation and prosecution practice.

中国特許事情 – 冒認出願への対応・実用新案の活用 (What to Do when a Manufacturer Patents Your Company’s Inventions and Using Utility Model Applications: The Hidden Gem of China) (チャールズ W. グレイ [19]) –競争企業やメーカーが自社の技術を中国で特許保護のために出願する際に共通してみられる問題について中国オフィスのパートナーであるGray弁護士が紹介します。具体的な説明を取り入れ、出願時に発生する関連問題について解説します。さらに、実用新案出願の利用を含めた対応策および実用新案全般についても解説します。A review of a common problem in China in which a competitor or manufacturer files for patent protection in China on your company’s technology. Mr. Gray will discuss this issue in detail and the associated problems that arise from such filings. Further, he will discuss potential remedies, including the use of preemptive utility model filings. Mr. Gray will also discuss utility models generally.

講演は英語で行われますが、同時通訳を手配する予定です。
Simultaneous translation services will be provided.

近年、そして今後の特許動向及び権利行使に関するトピックをご紹介するセミナーとなっておりますので、特許業務に関係されている方に幅広く参加頂きたいと考えております。

※弁理士会会員の皆様へ

本セミナーは継続研修の認定外部機関である「ならびの会(認定番号08-033)」の外部研修として認定を申請中です。申請が認められた場合には、業務研修(選択科目)において、所定の条件により3.0単位が付与される予定です。

Who Should Attend?

In-house counsel, benrishi, business managers, patent agents, patent engineers, and others tasked with understanding and managing patent litigation and strategy will benefit from this timely analysis of recent and upcoming changes in U.S. law.

Our panel discussion will be followed by a cocktail reception for our honored clients, special guests, and colleagues.

参加のご連絡・ご不明点は下記までお願いいたします。
斎藤 律子  e-mail : saito.ritsuko@kilpatricktownsend.jp [20]
電話 : 03-3507-5609 / FAX : 03-3507-8668

For more information or to RSVP, please contact Ritsuko Saito at rsaito@kilpatricktownsend.com [21].

2017特許法セミナー | 2017 Patent Law Forum

Posted By vanessa On ニュース | コメントなし
2017年11月13日(月)2:00 p.m. – 5:15 p.m.  (受付開始 1:30 p.m.)

Monday, 2017年11月13日
2:00-5:15 p.m.

1:30 p.m.     Registration
2:00-5:15 p.m.     Seminar

セミナー終了後にレセプションを予定しております。

Cocktails and Hors D’oeuvres Reception to Follow

帝国ホテル東京 蘭の間 (本館2階)
東京都千代田区内幸町1-1-1

Imperial Hotel, Ran Room (2nd Floor, Main Building)
1-1 Uchisaiwai-cho 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan

平素は格別のお引き立てに預かり御礼申し上げます。

昨年に引き続き、Kilpatrick Townsendの弁護士によるセミナーを開催させて頂きます。

今年のセミナーでは、以下のとおり、米裁判所の判例等を踏まえ米国特許法の最新傾向に加え、米最高裁判例を踏まえた故意侵害に関する最新の動向、IPR等のpost-grant手続に関する実務上の留意点などを解説させて頂きます。

We invite you to join our distinguished patent prosecution and litigation experts for this informative and interactive discussion, which will position you to preserve and enhance your company’s ability to protect and commercialize intellectual property in a global environment.

Our speakers will discuss:

米国特許法の最新動向 (Update on U.S. Patent  Law) (Kristopher L. Reed [22]) – 特許訴訟チームのパートナーであるReed弁護士が米国特許法における最新の動向およびそれらが与える影響について講演します。Mr. Reed, a partner on the Patent Litigation Team at Kilpatrick Townsend, will discuss the most recent developments in United States Patent Law and the potential impact of those developments on intellectual property protection and enforcement in the United States.

判決以降の故意侵害 (Best Practices in a Post-Halo World Halo) (A. James Isbester [23]) – 最新の米最高裁判決の影響により、故意侵害による損害賠償額の増額が認められる事案が増えています。サンフランシスコ・オフィスのパートナーであり特許訴訟チームのリーダーであったIsbester弁護士が最高裁判例およびそれに基いた実務指針を解説します。Recent decisions of the U.S. Supreme Court have greatly increased the prominence of willful infringement damages in patent cases. Mr. Isbester, a partner in our San Francisco office and former leader of the firm’s Patent Litigation practice will discuss this case law and the emerging best practices for learning about and responding to third party patent infringement claims.

Post-Grant手続の実務指針 (Navigating the Post-Grant Landscape) (Wab Kadaba [24]) – 米特許商標庁のPTABにおけるPost-Grant手続は、米国での特許係争において最も活用されるものとなりました。アトランタ・オフィスのパートナーであるKadaba弁護士がPost-Grant手続における実務および戦略について解説します。The Patent Trial and Appeal Board has become the most popular forum for U.S. Patent disputes. Mr. Kadaba, a partner in the firm’s Atlanta office, will describe best practices and other strategic issues that relate to challenging or defending the validity of U.S. Patents in Post-Grant Proceedings.

講演は英語で行われますが、同時通訳を手配する予定です。

Simultaneous translation services will be provided.

近年、そして今後の特許動向及び権利行使に関するトピックをご紹介するセミナーとなっておりますので、特許業務に関係されている方に幅広く参加頂きたいと考えております。

※弁理士会会員の皆様へ
本セミナーは継続研修の認定外部機関である「ならびの会(認定番号08-033)」の外部研修として認定を申請中です。申請が認められた場合には、業務研修(選択科目)において、所定の条件により3.0単位が付与される予定です。

Who Should Attend?
In-house counsel, benrishi, business managers, patent agents, patent engineers, and others tasked with understanding and managing patent litigation and strategy will benefit from this timely analysis of recent and upcoming changes in U.S. law.

Our panel discussion will be followed by a cocktail reception for our honored clients, special guests, and colleagues.

参加ご希望の方は10月27日(金)までにお申込み下さい。

RSVP by 2017年10月27日

参加のご連絡・ご不明点は下記までお願いいたします。
斎藤 律子  e-mail : saito.ritsuko@kilpatricktownsend.jp
電話 : 03-3507-5609 / FAX : 03-3507-8668

For more information or to RSVP, please contact Ritsuko Saito at rsaito@kilpatricktownsend.com.

キルパトリック・タウンゼントがレラティビティ・イノベーション賞の最優秀法律事務所ソリューション部門のファイナリストとして選出

投稿者:karen ニュース | コメントなし

この賞には、eディスカバリー内外の分野で、難しい課題に対してクリエイティブかつ革新的な方法でレラティビティ・ソフトウェアを活用している企業が選出されます。

プレスリリース – (ジョージア州アトランタ) 2016年10月3日 – キルパトリック・タウンゼント&ストックトン は、本日、当法律事務所が2年連続でレラティビティ・イノベーション賞の最優秀法律事務所ソリューション部門のファイナリストとして選出されたことを発表しました。最優秀賞は2016年10月11日に開催されるレラティビティフェストで発表されます。

キルパトリック・タウンゼントが独自に開発したLitintakeアプリケーションによって、この栄誉を獲得しました。Litintakeは、さまざまな情報をひとつのプラットフォーム上に統合し管理するための強力な事項管理ツールで、業務効率改善や内部コミュニケーションの円滑化を通して、クライアントに対するサービスを向上させています。レラティビティに格納・管理されているデータを用いることで、Litintakeは社内に存在する文書管理や請求書作成ツールをシームレスに統合し、リアルタイムの予算分析や、ディスカバリー期限やeディスカバリープロジェクトの進捗管理を可能にします。さらに、データプロセスとプロダクションの仕様準拠の徹底、すべてのメディアおよび文書記録プロセスの管理に加え、ダッシュボードによるレポートと明快なグラフィックレポートを提供します。

「レラティビティ・イノベーション賞の最優秀法律事務所ソリューション部門のファイナリストとして再び選ばれたことを光栄に思います」と、キルパトリック・タウンゼントのeディスカバリーチームリーダーであるクレイグ・キャノンは述べました。「キルパトリック・タウンゼントは、クライアントの満足度向上とイノベーションに常に取り組んでいます。レラティビティを使用している業界でのこの名誉は、大きなマイルストーンです。」

eディスカバリー・ソフトウェアのレラティビティを開発するkCuraは、シカゴで10月9日〜11日に開催されるeディスカバリーに関するカンファレンス、レラティビティフェストでの式典の中で、ファイナリストを表彰するとともに最優秀賞を発表します。今年のレラティビティフェストでは、パネルディスカッションや実践セミナー、分科会セッションが催され、kCuraの社員や実際にレラティビティを使用している企業からの事例共有なども行われます。この3日間のイベントには世界中から1,800人以上が参加します。キルパトリック・タウンゼントのeディスカバリーチームのメンバーは、レラティビティの創造的ソリューションに関するプレゼンテーションを行い、Litintakeのライブデモを実施する予定です。

期間中は各部門のファイナリストの中から、イベント参加者の投票によって決まるコミュニティ・チョイス・ソリューション賞も選出される予定です。

「レラティビティフェストにおいて、キルパトリック・タウンゼントのLitintakeをイノベーション賞のファイナリストとして紹介できることをうれしく思います」と、kCuraのエンジニアリング副社長であるペリー・マーチャントは述べました。「彼らはレラティビティを活用してアプリケーションを構築し、内部コミュニケーションやクライアントとのコミュニケーションを含め、さまざまなeディスカバリープロセスの効率化を果たしています。多くの時間の節約が可能になることで、クライアントに優れたサービスを提供することに専念できます。また、これは法律事務所がいかにレラティビティを総合業務管理に活用できるかを示す、素晴らしい事例です。

キルパトリック・タウンゼントについて
キルパトリック・タウンゼントは155年前に設立された国際的なAmLaw 100の法律事務所で、18か所の事務所に650名以上の弁護士を擁しています。現在米国本土、アジア、ヨーロッパ地域の次の都市に事務所を構えています。ジョージア州アトランタおよびオーガスタ、ノースカロライナ州シャーロット、ラレーおよびウィンストンセーラム、テキサス州ダラス、コロラド州デンバー、カリフォルニア州ロサンゼルス、メンロパーク、サンディエゴ、サンフランシスコおよびウォールナットクリーク、ニューヨーク州ニューヨーク、ワシントン州シアトル、ワシントンDC、上海、ストックホルム、東京。
詳細はこちらをご覧ください:www.kilpatricktownsend.com.

kCuraについて
ガートナーによるeディスカバリー分野の最新マジック・クアドラントで「リーダー」カテゴリーに認められたkCuraは、eディスカバリーソフトウェア、レラティビティの開発社です。レラティビティには40以上の国で140,000を超えるアクティブユーザーがおり、顧客には米国司法省をはじめ、AmLaw 200のうち195以上の法律事務所を含みます。kCuraは、レラティビティのオフィス内導入・セットアップや、パートナーのグローバルネットワークを通じたホスト型オンデマンドソリューションにより、企業や法律事務所、政府機関のeディスカバリーに関する課題解決に貢献しています。kCuraはデロイトのテクノロジーFast 500で北米の急成長テクノロジー企業175位にランクインし、シカゴ・トリビューン紙によりシカゴの最も働きやすい職場の一つとして選ばれました。kCuraについての詳しい情報はsales@kcura.comにお問い合わせいただくか、http://www.kcura.comよりご覧ください。

2016特許法セミナー | 2016 Patent Law Forum

投稿者:karen ニュース | コメントなし
2016年10月28日2:00p.m. - 5:15p.m. (受付開始 1:30 p.m.)

Friday, 2016年10月28日
2:00-5:15 p.m.

1:30 p.m. Registration
2:00-5:15 p.m. Seminar

セミナー終了後にレセプションを予定しております。

Cocktails and Hors D’oeuvre Reception to Follow

帝国ホテル東京 蘭の間 (本館2階)
東京都千代田区内幸町1-1-1

Imperial Hotel, Ran Room (2nd Floor, Main Building)
1-1 Uchisaiwai-cho 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan

平素は格別のお引き立てに預かり御礼申し上げます。

昨年に引き続き、Kilpatrick Townsendの弁護士によるセミナーを開催させて頂きます。

今年のセミナーでは、以下のとおり、米裁判所の判例等を踏まえ米国特許法の最新傾向に加え、企業再編にともなう様々な知財問題に関し実際の事例に基づいたケーススタディについて講演を行う予定です。また、本年は、米国および中国における権利行使に関する諸問題につき、3名の弁護士によるパネルディスカッションを行う予定となっております。

We invite you to join our distinguished panel of patent prosecution and litigation experts for this informative and interactive discussion, which will position you to preserve and enhance your company’s ability to protect and commercialize intellectual property in a global environment.

Our speakers will discuss:

企業再編にともなう知財問題 – Yahooケーススタディ (IP Issues in Corporate Transactions – A Yahoo Case Study) (A. James Isbester [25]) – M&Aなどの企業再編において知財の価値評価およびリスク評価は複雑な問題です。サンフランシスコ・オフィスのパートナーであるIsbester弁護士がYahooのビジネス売却を事例にその戦略および手法をご紹介します。The valuation of IP assets and risks are challenging aspects of many corporate acquisitions. Mr. Isbester, a partner in the firm’s San Francisco office, will share some strategies and approaches, using examples from the firm’s role in deals such as the sale of Yahoo and others.

米国特許法の最新動向 (Update on U.S. Patent Law) (Kristopher L. Reed [22]) – 特許訴訟チームのパートナーであるReed弁護士が米国特許法における最新の動向およびそれらが与える影響について講演します。Mr. Reed, a partner on the Patent Litigation Team at Kilpatrick Townsend, will discuss the most recent developments in United States Patent Law, and the potential impact of those developments on intellectual property protection and enforcement in the United States.

米中における特許権利行使 (Patent Enforcement in the U.S. and China) (パネルディスカッション) (Panel Discussion)

  • IPR:防御の強力な武器 (A Powerful Defense Weapon: IPR) (Kristopher L. Reed [22]) – Reed弁護士が当事者系レビュー(IPR)の解説を行い、防御の強力な武器として、訴訟の前後にかかわらず、どのように活用できるかご紹介します。Mr. Reed will discuss the details of inter partes review proceedings before the United States Patent Office. Mr. Reed will also discuss how companies can use IPR actions as a powerful defense against intellectual enforcement by others, both before and during litigation.
  • 中国における権利行使 (Patent Enforcement in China) (Kenneth S. Chang [26]) –上海オフィスのマネージング・パートナーであるChang弁護士が中国における知財権利行使の環境およびそれに基づいた戦略についてご紹介します。The globalization of China’s economy and emergence of an enormous consumer base in China reaffirms the need for foreign companies to obtain and assert intellectual property rights within China. Mr. Chang, an Intellectual Property litigator and the managing partner of Kilpatrick Townsend’s Shanghai office, will discuss the IP enforcement environment in China and provide helpful strategies for protecting Japanese companies’ IP rights in China.
  • 特許ポートフォリオの価値を引き出す方法 (Pre-Litigation Patent Negotiations and Other Means of Extracting Value from Your Portfolio) (Babak S. Sani [27]) – サンフランシスコ・オフィスのパートナーであるSani弁護士が特許交渉および特許売買に関し現在の動向をふまえた特許の収益化についてご紹介します。Mr. Sani, a partner in the San Francisco office of Kilpatrick Townsend whose practice focuses on negotiations and other transactions involving patents, will address the current state of the patent market in general and the evaluation of patents in the contexts of licensing and sales/acquisitions in particular.

 

講演は英語で行われますが、同時通訳を手配する予定です。

Simultaneous translation services will be provided.
近年、そして今後の特許動向及び権利行使に関するトピックをご紹介するセミナーとなっておりますので、特許業務に関係されている方に幅広く参加頂きたいと考えております。

※弁理士会会員の皆様へ
本セミナーは継続研修の認定外部機関である「ならびの会(認定番号08-033)」の外部研修として認定を申請中です。申請が認められた場合には、業務研修(選択科目)において、所定の条件により3.0単位が付与される予定です。

Who Should Attend?
In-house counsel, benrishi, business managers, patent agents, patent engineers and others tasked with understanding and managing patent litigation and strategy will benefit from this timely analysis of recent and upcoming changes in U.S. law.

Our panel discussion will be followed by a cocktail reception for our honored clients, special guests, and colleagues.

参加ご希望の方は10月14日(金)までにお申込み下さい。

RSVP by 2016年10月14日

参加のご連絡・ご不明点は下記までお願いいたします。
斎藤 律子  e-mail : saito.ritsuko@kilpatricktownsend.jp
電話 : 03-3507-5609 / FAX : 03-3507-8668

For more information or to RSVP, please contact Ritsuko Saito at rsaito@kilpatricktownsend.com.

Managing Intellectual Propertyがキルパトリック・タウンゼントを「今年の米国商標訴訟法律事務所」に選出

投稿者:karen ニュース | コメントなし
Managing Intellectual Property (Managing IP) は、Managing IP 2016年北米授賞式において、Kilpatrick Townsend & Stocktonを「今年の米国商標訴訟法律事務所」に選出しました。

Managing IP は毎年北米授賞式において、優れた米国およびカナダの法律事務所や団体を選出して功績を讃えます。Managing IPの調査チームは数か月にわたり詳細な調査と分析を行い、様々なカテゴリーで優れた業績を収めたと思われる事務所を選出し、最終候補者リストを作成します。受賞事務所はこれらのリストから選出され、事務所は受賞対象となるために自ら投票したり、お金を支払ったりすることはできません。

more [28]

2015 Patent Law Forum

掲載者:管理部 ニュース | コメントなし

2015年10月22日(木)2:00 p.m. – 5:15 p.m. (受付開始 1:30 p.m.)

Thursday, 2015年10月22日

2:00 p.m. – 5:15 p.m.

1:30 p.m.  Registration

2:00 p.m. – 5:15 p.m.  Seminar

 

セミナー終了後にレセプションを予定しております。

Cocktails and Hors D’oeuvre Reception to Follow

帝国ホテル東京 雅の間 (本館3階)

東京都千代田区内幸町1-1-1

Imperial Hotel, Miyabi Room (3rd Floor, Main Building)

1-1 Uchisaiwai-cho 1-chome

Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan

平素は格別のお引き立てに預かり御礼申し上げます。

昨年に引き続き、Kilpatrick Townsendの弁護士によるセミナーを開催させて頂きます。

今年のセミナーでは、以下のとおり、米裁判所の判例等を踏まえ米国特許法の最新傾向に加え、米国での特許権利化、実際の裁判例を踏まえた権利行使のケーススタディについて講演を行う予定です。また、本年は、欧州特許弁理士を招き欧州統一特許・特許裁判所についても講演を頂く予定となっており、例年以上に幅広い内容となっております。

特許出願および訴訟の専門家からなるキルパトリック・タウンゼントの権威あるパネルに是非ご参加ください。有益でインタラクティブなディスカッションにより、お客様の会社は、この新たな環境の中で知的財産を保護し商業化する力を維持、強化することが可能になります。

Our speakers will discuss:

  • 富士フィルムデジタルカメラ特許:ライセンスプログラムケーススタディ (The Fujifilm Digital Camera Portfolio: A case study of a licensing program) presented by A. James Isbester [33]
  • 欧州統一特許制度と特許庁 (The European Unitary Patent System and Unified Patent Court) presented by Henrik Fehninger [34], European Patent Attorney, BRANN AB

 

講演は英語で行われますが、同時通訳を手配する予定です。 

Simultaneous translation services will be provided. 

近年、そして今後の特許動向及び権利行使に関するトピックをご紹介するセミナーとなっておりますので、特許業務に関係されている方に幅広くご参加頂きたいと考えております。 

※弁理士会会員の皆様へ

本セミナーは継続研修の認定外部機関である「ならびの会(認定番号08-033)」の外部研修として認定を申請中です。申請が認められた場合には、業務研修(選択科目)において、所定の条件により3.0単位が付与される予定です。 

Who Should Attend?

In-house counsel, benrishi, business managers, patent agents, patent engineers and others tasked with understanding and managing patent litigation and strategy will benefit from this timely analysis of recent and upcoming changes in U.S. law.

 

Our panel discussion will be followed by a cocktail reception for our honored clients, special guests and colleagues. 

参加ご希望の方は10月8日(木)までにお申込み下さい。 

RSVP by 2015年10月8日 

ご不明点は下記までお問い合わせ下さい。

斎藤 律子  e-mail : saito.ritsuko@kilpatricktownsend.jp [20]

電話 : 03-3507-5609 / FAX : 03-3507-8668

 

For more information or to RSVP, please contact Ritsuko Saito at rsaito@kilpatricktownsend.com [21].

キルパトリック・タウンゼントの東京オフィスに岡部憲昭が加わる

掲載者:管理部 ニュース | コメントなし
東京 – Kilpatrick Townsend & Stocktonは、本日、岡部憲昭が同法律事務所の東京オフィスに加わったことを発表しました。岡部氏は、国際的定評がある当事務所の知的財産部門のソフトウェアおよび電気工学チームのアソシエートとして入所しました。

岡部氏は日本で弁理士として登録しており、日本および海外の両方を対象とする特許出願準備、出願手続、および関連する助言を専門としています。同氏は、半導体、コンピュータ、ソフトウェア、電子機器など、広域にわたる業界での経験を持っています。

当事務所に入所前は、東京にあるルネサス エレクトロニクス株式会社の知的財産部門でプロジェクトマネージャー を務め、特許侵害訴訟を扱うと共に、特許出願手続、施行に関与していました。岡部氏は大阪府立大学で修士号および工学学士号を取得しています。

キルパトリック・タウンゼントに関する詳細は以下をご参照ください:www.kilpatricktownsend.com [35].

キルパトリック・タウンゼントをTwitterでフォロー:@KTS_Law [36]

東京オフィス

掲載者:管理部 In Uncategorized | コメントなし
日本の特許事務所であるキルパトリック・タウンゼント知財総合事務所は、2006年以来、キルパトリック・タウンゼントと提携関係を結んできました。日本の弁理士でニューヨーク州登録弁護士でもある特別カウンセルの穐場 仁が率いる東京オフィスは、キルパトリック・タウンゼントの弁護士が日本およびアジア全域でビジネスを行う日本および米国所在の顧客に助言をするために、大いに活用されています。東京オフィスは、日本およびその他のアジア市場に参入する米国企業や米国で知的財産に関する問題をかかえる日本の顧客を対象に、多岐にわたる業界で、特許に関する助言を提供することを専門としています。

アジア関連業務

掲載者:管理部 In Uncategorized | コメントなし
キルパトリック・タウンゼントは、環太平洋地域の主要な米国ビジネス拠点において、多岐にわたる業界および多様な所在地で豊富な経験をもつことにより、アジアで「信頼のおける」事務所のひとつとしての評判を築いてきました。キルパトリック・タウンゼントには、アジアでビジネスを行う米国企業、および米国でビジネスを行うアジアを拠点とする企業の代理を務める、複数の専門分野から構成される専任のチームがいます。