Alerts USPTO、外国政府が少なくとも一部を所有する事業体をPTABにおける特許無効申請から排除へ

by Nicholas C. Carlton , Allison W. Dobson, Ph.D.　(和訳：穐場 仁)

2026年3月の2つの指令 (directives) を通じて、USPTOは、外国政府が少なくとも一部を所有する事業体を、AIA手続における申立人として除外する意向を示した。

１つ目の指令は、Tianma Microelectronics v. LG Display, IPR2025-01579ケースに関する先例となる決定であり、同ケースにおいてUSPTO長官 (Director) は、Tianmaが中国政府によって少なくとも10％所有されている可能性が高いことから、AIAがTianmaのAIA手続への参加を禁じていると判断した。長官は次のように論じた。

・米国政府は「人」ではない。 [i]
・同様に、外国政府も「人」ではない。 [ii]
・AIA手続は「人」にのみ利用可能である。 [iii]
・したがって、外国政府はAIA手続を開始することはできない。AIA手続において外国政府が申立人である場合、その事案は却下または終了されなければならない。

長官はこの論理を次のように拡大した。
・「悪用 (mischief)」を防ぐため、外国政府はAIA手続における実質的利害関係人 (real party in interest, RPI) となることはできない。[iv]
・USPTO (Office)は当事者に対し、外国政府が少なくとも一部を所有するあらゆる事業体を、潜在的な実質的利害関係人 (RPI) として明記することを求めている。[v]
・したがって、外国政府が少なくとも一部を所有する事業体は、AIA手続の対象から除外される可能性がある。[vi]

ここで、LGはTianmaの株式の10％が中国政府によって保有されているという証拠を提出した。実質的利害関係人 (RPI) を理由に申立人の適格性に異議を唱える場合、立証責任 (burden of production) は特許権者に課されるが、その後、その立証責任は申立人に転嫁される。[vii] Tianmaは、中国政府が当該当事者系レビュー (IPR) に資金を提供したり、支配または指揮したりしておらず、また当該当事者系レビュー (IPR) を支配する能力も有していないとする宣誓供述書を提出することで、LGの証拠に対抗した。長官は、Tianmaの宣誓供述書は「関連文書による裏付けがない」ため、申立人の立証責任を満たすには不十分であると述べた。Tianma at 10. したがって、長官は、外国政府が実質的利害関係人 (RPI) に該当すると判断し、LGの特許についてPTABによる審査を求めることを排除した。

本判決は、申立人が申立てを提出する前に、10％以上の株式を保有する株主および/または政府系株主を積極的に特定し、外国政府による支配の推定を覆すための具体的な文書証拠を確保しておく必要がある理由を浮き彫りにしている。また、この判決は特許権者に強力な防御戦略も提供している。すなわち、AIA手続の開始を阻止したり終了させたりし得る外国政府との関連性を探るため、申立人の企業構造を徹底的に調査することである。

2つ目の指針は、Tianma判決の1週間前にUSPTOが発行した3月11日付のMemorandumである。このMemorandumは、Tianma判決をより広範な政策的文脈に位置づけている。

このMemorandumにおいて、USPTOは、海外生産や国際競争に関する懸念に対応する新たな裁量的審理開始要件を導入している：

当事者系レビュー (IPR) および登録後レビュー (PGR) 手続を開始するか否かを決定するにあたり、長官 (Director) は以下の事項を考慮する。

(1)  侵害を指摘されている製品がどの程度米国で製造されているか、あるいは米国の製造業への投資に関連しているかどうか；
(2)   特許権者が製造、販売、またはライセンス供与し、かつ被疑製品と競合する製品が米国で製造されているかどうか；および
(3)   申立人が、係争中の特許の侵害を理由に訴えられている中小企業であるか否か。[viii]

「製造 (Manufacturing)」には、部品の生産、最終製品の組み立て、および/または米国で製造された製品がさらなる加工のために他国へ送られるか否かが含まれる。これらの新たな考慮事項は、特許権者による裁量却下を求めるブリーフ (discretionary brief) の提出期限がまだ経過していない係属中のすべての当事者系レビュー (IPR) および登録後レビュー (PGR) に適用される。

したがって、特許無効を申立てる者は、こうした新たな経済的・政策的な要因を踏まえて申立戦略を調整する必要がある。申立人および特許権者は、自社製品の国内における製造および製品の投資実績を強調すべきである。さらに、中小企業の申立人は、審理開始の決定において有利に扱われる可能性があるため、自社の小規模事業者であることを特に明記すべきである。

サマリー:

• 申立人:
  • 申立人の事業において10％以上の持分を有する全ての事業体を正確に開示すること。
  • 申立書の提出前に、申立人の事業に一部出資している全ての政府が実質的利害関係人 (RPI) に該当しないことを示す証拠を特定し評価すること。
  • 裁量却下を求めるブリーフ (discretionary brief) において、係争製品に関連する米国国内の製造、投資、および中小企業への影響について言及することを検討すること。
• 特許権者:
  • 申立人の企業構造を調査し、外国政府との関連性を明らかにすること。
  • 新たな裁量的要素を活用するため、米国国内の製造および投資への関与を強調すること。

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