Blog Kilpatrick Townsendの弁護士が共有する特許審判部(PTAB)での成功のための勝利の方程式 – Kilpatrick Townsend Attorneys Share Winning Formula for PTAB Success
by Justin L. Krieger, Nicoletta M. Kennedy (和訳：穐場 仁)
Kilpatrick Townsendの特許弁護士と訴訟弁護士は、米国特許商標庁(U.S. Patent and Trademark Office)の特許審判部(PTAB)で付与後手続(post-grant proceedings)を行う際に非常にすぐれたチームである。過去5年間で、弊所は特許権者又は申請者の代理として200件近くの手続きを引き受けている。弊所は、特許権者を代理した82件の手続中47件で勝利し、勝率は57％であった。また、これら82件のうち50%が予備段階で手続開始を否定され、又は却下された事件だった。
この印象的な統計の中には、さらに注目すべき話がある。弊所デンバーオフィスのChemistry & Life Sciences (CLS) チームの話で、チームは主にパートナーのJustin KriegerとNicki Kennedy、カウンセルのTroy Petersenにより構成されている。チームの全体の勝率は91%で、特許権者または申請者の両方を代理しており、その実績は特許審判部(PTAB)の統計的平均をはるかに上回っている。
チームは、(1)問題となっている技術を詳細に学ぶこと、そして(2)効果的な権利化実務を勘案して熟練した訴訟戦略を展開すること、の２つの鋭いアプローチで成功に貢献している。
(1)は、弊所チームは、特許審判部(PTAB)の手続きは度々高度に技術的な性質を持つため、それぞれの事件の技術を理解することが不可欠であると述べている。先行技術文献がクレームの特徴を明示的、もしくは本質的に開示しているかどうかを証明または反論することは、多くの場合は基礎となる技術に対する弁護士の理解に依存する。
(2)は、すべての敵対的手続と同様に、特許審判部(PTAB)訴訟に勝利するには、訴訟担当者の精巧さ、技能、洗練さ、および各問題の強みと弱みを率直に評価する能力が必要である。この評価は、第一に申請者として特許審判部(PTAB)での手続きを進めるか、特許権者として特許審判部(PTAB)の手続きに留まるかどうかの判断を知らせるものでなければならない。先行技術が査定系(ex parte)手続で容易かつ効率的に克服され得るため、例えば、特許権者は特許が再発行手続を通じて審査に戻すことによって、又はIPR(Inter partes review)ではなく、係属中の継続出願において新たに発見された先行技術に対処することによって、より大きな成功を有し得る。したがって、場合によっては、特許権者がIPR(Inter partes review)を終了させるための措置を講じ、異なる手続きにおいてわずかに狭いクレームを権利化することが堅実であり得る。このようにして、弊所チームは、そのクライアントが望ましい結果を得るベストなチャンスを有することを保証する。
ひとたび特許審判部(PTAB)の進行がベストなアプローチであると見なされると、この手続きでうまくいく戦略と戦術を理解することが不可欠である。例えば、IPR(Inter partes review)では、デポジションがキーとなる。事件は、しばしば鑑定人または事実証人(fact witnesses)の証言によって有利になったり不利になったりする。したがって、デポジションの反対尋問において有益な証言を引き出すことができる熟練した自信のある弁護士は、勝利を勝ち取る重要な要因であることが多い。
考慮すべき他の戦術には、補正申立(Motions to Amend,「MTAs」)および追加のブリーフィングが含まれ、多くの弁護士は尻込みするが、これらは大きな利益をもたらすことができる。MTAsの許可率は比較的低いものの、特許審判部(PTAB)の補正申立(MTA)パイロットプログラムは、審判部にマイナス面をほとんど伴わない代替的なクレーム戦略を提案する重要な機会となりうる。実際、補正申立(MTAs)は、特許権者に、クレーム補正戦略の可能性のチャンスを与えることができる。成功した場合は、補正されたクレームは、訴訟が提起においても攻撃から逃れることができ、特許権者に貴重な利益をもたらすことができる。同様に、特許審判部(PTAB)規則はブリーフィングの厳格なスケジュールを規定している一方、実務的には、特許審判部(PTAB)は一般に追加のブリーフィングに寛大であり、かかるブリーフィングにより、当事者の主張が適切に聞かれ、審判部が主張の視点を完全に理解することを保証することができる。
最後に、特に大規模のポートフォリオには、特許権利化に精通したIRP(Inter partes review)のカウンセルを持つことは、行われた議論を把握し、最終的に発行されるクレームを強化するために不可欠である。IPR(Inter partes review)書類を開示し、係属中の関連出願の技術を引用することは、同系列の特許が同様の理由で争われた後の事件において、手続開始（institution）に異議を申立てるのに役立つ。
弊所デンバーオフィスのChemistry & Life Sciences (CLS) チームは、特許審判部(PTAB)手続きへのアプローチが非常に効果的で、クライアントに大きな利益をもたらしていることを次々と証明している。
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