テクノロジー・フォロワー企業にとっての他社特許調査(Freedom to Operate)- Patent Freedom to Operate for Technology Follower Companies

2020年6月12日 Written by Paul C. Haughey and Fei Shen (和訳:穐場 仁) 市場に出回っている製品と同様の製品を作ろうとしているテクノロジー・フォロワー企業は、多くの場合、十分な他社特許調査(Freedom to Operate review)のための予算を持っていないかもしれない。しかし、潜在的な知財訴訟リスクは、テクノロジー・フォロワー企業にとって重大であり、無視すべきではない。予算が限られている場合であっても、対象を絞った調査・検討を行うことで特許訴訟の危険性の大部分が明らかになることが多い。もしこれらのリスクをタイミング良く特定できれば、設計変更、無効性または非抵触性の検討など、さまざまな方法で対処することができる。したがって、他社特許調査(Freedom to Operate review)はテクノロジー・フォロワー企業が特許訴訟リスクを特定し管理する費用対効果の高い方法となり得る。第1のステップは、市場における競合他社に焦点を当てることである。競合他社の特許は、まず訴訟対象となっている特許を特定することで選別できる。これらのいくつかの特許は、特許庁において挑戦され既に無効とされているかもしれない。より狭いクレームを有する関連特許は、しばしば設計変更によって回避され得る。現在の製品には存在しない特徴が記載されたクレームが存在するかもしれず、その場合もちろん問題とはならない。あるいは、クレームの一部は製品の価値を著しく減少させることなく後続製品から取り除くことができる軽微な特徴または変わった特徴を対象としているかもしれない。さらに、代わりの解決方法を使用して置き換える場合も、あまり費用/有効性の損失を被らずに対応できる場合がある。このように、調査結果に応じて、製品設計部門に即座にガイダンスを与えることができる。より広範なクレームを有する特許は、より無効になる可能性が高い。競合他社の特許調査は、関連する製品分野における広い特許を特定するためのキーワード検索で補完することができる。このような検索により、しばしば、思いかけず競合他社の特許が現れることがある。次に、先行技術を検討して、争った場合に特許が無効になる可能性を評価する。特許無効を示すために鑑定を準備するか、または競合他社の特許が無効である可能性が高いことを示す公知例の検討結果に基づいて計算されたリスクをとるか、を選択できる。ときには、テクノロジー・フォロワー企業が追求する技術分野において非常に基本的であると思われる特許を発見することがある。このような状況では、これら「ブロッキング特許」を特定し、製品開発サイクルで早期にリスクに対処することが有益である。リスクに備えた戦略を策定することが重要である。例えば、訴訟等の場合に、クロスライセンスする特許を得る目的で、競合他社製品または競合他社の他の製品をカバーする特許を検索し、購入するため、特許ブローカーを使用することができるだろう。我々Kilpatrick Townsendではこのような対策を行う顧客をサポートしてきた。あるいは製品の改良を行い、特許を取得することでも、このようなクロスライセンスの機会が提供できる。競合他社は、通常、より多くの売上を有しているため、不均衡なレバレッジとなり、競合他社はより大きな売上でより大きな損害を被るリスクを有する。他社特許調査(Freedom to Operate review)は、製品関発を当てずっぽうで行ってるわけではなく、特許リスクの状況を踏まえて行っていることを保証するものである。製品設計が決定される前に他社特許調査(Freedom to Operate review)を行わなければならない。Click here for English version. Related People Paul C. Haughey Partner San Francisco, CA t 415.273.4787 phaughey@kilpatricktownsend.com Fei Shen Counsel San Diego, CA […]

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The Precedential Opinion Panel (POP)、審査中に考慮された先行技術およびそれに対する意見に関し、2つの特許審判部(PTAB)決定を先例に指定し、1つの決定を有益なものと指定 – POP Designates Two PTAB Decisions as Precedential, one Informative, Addressing Prior Art and Arguments Previously Considered During Prosecution

2020年3月26日 Justin L. Krieger (和訳:穐場 仁) 2020年3月25日、the Precedential Opinion Panel (POP)は、2つの特許審判部(PTAB)決定を先例(precedential)と指定し、1つを有益な(informative)決定として指定した。同決定は、35 U.S.C. § 314 又は § 325(d)に基づき審理を開始(institute)するか否か決定する特許審判部(PTAB)の裁量について、申立人が、審査中に審査官によって既に検討された先行技術と同一又は実質的に同一の先行技術あるいは議論を提起した場合に関するものである。先例とされた1つめの決定、Advanced Bionics, LLC v. Med-El Elektromedizinische Geräte GmBH, IPR2019-01469, Paper 6 (Feb. 13, 2020)では、申立人は対象特許の審査中に考慮されなかった先行技術を提起していた。特許審判部(PTAB)は、同一又は実質的に同一の先行技術が提起されたかどうか、及び申立人が「特許商標庁による重大な誤り」を特定したかどうかを決定する際に、いわゆるBecton, Dickinson factorsを適用した。Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG, IPR2017-01586, Paper 8 (Dec. 15, 2017) (第1段落、III.C.5 に関する先例)。先行技術を分析した後、特許審判部(PTAB)は、申立人が引用した新たな先行技術は審査官が審査中に検討した先行技術文献と実質的に同じ態様で提起されていたと結論した。申立人が、審査官が既に考慮した先行技術の不備を是正する方法で新しい先行技術を提起しなかったことを考慮し、特許審判部(PTAB)は、申立人が特許庁による重大な誤りを提示しなかったと結論づけた。審理の開始を否定する際、特許審判部(PTAB)は、申立人が、例えば、「審査官が関連する先行技術における特定の開示(teachings)を誤解し又は見落とし、それにより特許庁の誤りが対象クレームの特許性にとって重要であったと示すことにより」、審査官の先行技術の評価の誤りを証明しなかったことを更に強調した。Advanced Bionicsとは対照的に、先例とされた2つめの決定Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd., IPR2019-00975, […]

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故意侵害(willful infringement)を避けるための弁護士鑑定はいつ入手すべきか:知財担当者へのガイドライン – When to Obtain Opinions of Counsel to Avoid Willful Infringement: Guidance for In-House Counsel

2020年5月13日 Paul C. Haughey and Edward J. Mayle (和訳:穐場 仁) 最近のいくつかの判決は、裁判所がHalo最高裁判決の基準に基づいて「悪質(egregious)」な行為を認定する状況、損害賠償が増額される(enhanced damages)リスクや故意侵害のリスクを軽減するために弁護士鑑定を得るべきである状況を示唆している。文献からコピーした後IPRを提起した事例 2020年4月8日、カリフォルニア州中央地区のGutierrez判事は、増額された損害賠償額(enhanced damages)として陪審員が約7億8000万ドルの評決を下した後、このうち約3億9000万ドルを損害賠償として認める判決を下した。Juno Therapeutics, Inc. et al. v. Kite Pharma, Inc., Case No. 2:17-cv-07639-PSG-KSx(C.D. Cal.). 裁判所は損害賠償増額(enhanced damages)の理由を提示しなかったが、訴状において原告は次の主張を行っていた。(1) Kite(被告)の共同研究者が特許の発明者によって発表された論文を引用して特許にカバーされる形態を記載した論文を発表していた;(2) Kiteの共同研究者の1人は、特許の発明者の「先駆的」な業績を認め、そのような業績はその分野における「現在世界中で行われている…すべての研究の事実上の基礎を形成した」とのスピーチを行っていた;(3) Kiteの共同研究者は、発明者の刊行物から特定のDNA構築物をコピーし、Kiteは訴訟対象クレームに記載されたシーケンスによってエンコードされたアミノ酸配列と同一のアミノ酸配列を連邦委員会に提出した資料に記載していた; (4) 訴訟の約2年前に、Kiteは訴訟対象特許のクレームの取消を求めるIPR(当事者系レビュー)を提起したが、PTAB(特許審判部)は最終的に当該クレームの特許性を支持していた。自分の特許に対する故意侵害が問題となった事例 2020年3月13日、テキサス州西部地区のAlbright判事は、ベンチトライアル(裁判官による公判)の中で、Diamondbackの侵害が故意かつ悪質的(egregious)であったことを認めた後、Repeat Precisionの逸失利益(lost profit)を倍増させ損害賠償額とした。Diamondback Indus., Inc. vs. Repeat Precision, LLC et al., Case No. 6:19-cv-00034-ADA (W.D. Tex.). 裁判所はDiamondbackがDiamondback自身の特許に基づき、Repeat Precisionに使い捨て設定ツール(disposable setting tools)を販売するための独占的ライセンスを与えていたと認定した。Diamondbackは、自身の特許を実施する権利をライセンス契約で制限しており、その後使い捨て設定ツールの販売を可能にするための再交渉を行ったが失敗していた。さらに、裁判所はDiamondbackがRepeat Precisionの顧客に、Repeat […]

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