Alerts 商標の不可争性(Incontestability)と米国特許商標庁に対する虚偽(Fraud):CAFC判決は一つの問題を明確にしたが、もう一つは未解決のままに – Trademark Incontestability and Fraud on the U.S. Patent and Trademark Office: The Federal Circuit Clarifies One Issue but Leaves Another Unresolved

2023年10月25日

Written by Theodore H. Davis Jr. and Lauren W. Brenner   (和訳:穐場 仁)

Great Concepts Management Group v. Chutter, Inc.1において、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、商標権者が虚偽の疑いのある不可争性(Incontestability)に関する宣言を提出したことに基づき、ランハム法(Lanham Act)第15条を根拠に商標審判部(TTAB)が商標登録を取り消したことに対する控訴を受理した。2 CAFCは、同法がこのような取消理由を認めないことを確認し、このTTABの処分を取り消した。しかし、その結果、CAFCで分裂を生じさせ、宣言者が宣誓書の中で、宣言の真実性を無謀に無視する(reckless disregard)ことが米国特許商標庁に対する虚偽(Fraud)の認定に関する厳格な故意要件を満たすことができるかどうかという問題を未解決のままにした。短期的には、この未解決の問題は商標専門家にとっては、裁判所が実際に判断した問題よりも高い関心事であろう。そして、この未解決の問題は今後の裁判で判断されることになるだろう。

A. 第14条の時効(Statute of Limitations)と不可争性(Incontestability)の関係

登録5年目の前であれば、米国特許商標庁(USPTO)の連邦商標登録は、その発行を妨げるような理由があれば取り消すことができる。3 しかし、登録から5年を経過した時点から、取消事由には「虚偽的に取得された」登録が含まれるようになり、かつ、第14条に記載されている「いつでも」訴えることができる事由に限定される。4

登録5年目はもう一つの理由でも重要である。登録5年目までは、登録簿への登録は、「登録商標の有効性、商標の登録、商標の所有者の所有権および登録証に指定された商品やサービスに関連して商業的に登録商標を使用する所有者の排他的権利の一応の証拠(prima facie evidence)となる。」6 しかし、登録がその5年目を経過した場合、登録者が特定の法定要件を満たすことを条件として、基礎となる商標に対する権利は「不可争(incontestable)」となる可能性がある。7 不可争性(Incontestability)の法定要件には以下の誓約が含まれる:

(1)当該商品またはサービスの当該商標の所有権に対する所有者の主張、または、商標を登録する権利もしくは商標登録を維持する権利に不利な最終決定がなされていないこと、(2)USPTOまたは裁判所において当該権利に関する手続きが係属中でなく、また、最終的に決定されていないこと。8

第15条に基づく不可争性(Incontestability)の宣言が提出されると、かかる登録商標の有効性と商標の所有権の「決定的」な証拠となり、かかる登録に対しては、ランハム法第33条(b)の第1項から第9項に具体的に規定された抗弁のみが可能となる。9  これらの抗弁には、「登録または商標を使用する不可争(incontestable)な権利が虚偽的に取得された」ことが含まれる。10 第15条の宣言は、第8条に基づく継続的使用の宣言としばしばセットで提出されることが多いが、第8条の宣言提出は必須であり11、第15条の宣言提出は任意である。12

B. Bose基準に基づくUSPTOへの虚偽

CAFCがIn re Bose Corp.,13の判決以来、TTABでの手続の場合、USPTOへの虚偽の証明には以下の4つの要素から成る証明が求められている:

虚偽を証明するための基準は…以下の4つの要素からなる:
(1) 出願者/登録者がUSPTOに対して虚偽の表明を行ったこと;
(2) 虚偽は商標の登録可能性にとって重要なことに関連している;
(3) 出願者/登録者が表明の虚偽性を認識していたこと;
(4) 出願者/登録者がUSPTOを欺く意図をもってその表明を行ったこと。14

訴訟当事者は、これらの要素の最後の部分を満たすことが特に困難であることを理解している。その主な理由は、宣誓者が虚偽であることを知りながら、あるいは虚偽であることを知るべきでありながら、虚偽の重要な表明を行った場合に虚偽が成立するとする一連の審判部の判決を Boseが破棄したことによる。15 その規則を破棄する際、CAFCは次のように述べた:

欺く意図を認めるための基準は、過失や重過失の認定基準よりも厳格であるという原則は特許の不公正行為(inequitable conduct)の判例で示されたものであるが、商標の虚偽の事案にも同様に適用される。結局のところ、商標の事案における虚偽の主張は、他のどの事案とも同様に、軽視されるべきではない。したがって、ランハム法(Lanham Act)に基づき虚偽的に取得されるのは出願者または登録者がUSPTOを欺く意図をもって故意に虚偽の重要な表明を行った場合にのみ、と結論づけた。16

その後、裁判所はこの基準を満たすために必要な証明を次のように説明した:

立証がいかに困難であろうとも欺く意図は分析において不可欠な要素である。もちろん、「欺く意図の直接的な証拠はほとんど得られないが、そのような意図は間接的証拠や状況証拠から推測することができる。しかし、そのような証拠も明確かつ説得力(clear and convincing)があるものでなければならず、それ以下の証拠から導き出される推論では欺く意図の要件を満たすことはできない。」17

 Bose以来、TTABは、虚偽の主張を受け入れるよりも却下する頻度の方が高くなっている。

C. Great Concepts

Great Conceptsでは、TTABは、商標権者が第15条に基づき不可争性(incontestability)の虚偽の宣誓書を提出したという取消事由を認定した。18 取消の申立は、被申立人が取消訴訟自体の係属中かつ当事者間の侵害訴訟における取消を求める反訴の係属中に提出した宣誓書に基づいており、さらに、申立人は被申立人が問題を指摘された後に是正措置を講じることを怠ったと主張した。

少なくとも、TTABは、TTABおよびCAFCの双方の判例が長い間未解決のままにしていた問題、すなわち、真実を無謀に無視する(reckless disregard)ことがUSPTOを欺くために必要な意図を構成できるかどうかという問題を解決した。TTABは、それが可能であると結論付けた:

宣誓者は、署名された宣誓書に何が記載されているのかを知りながら、真実を無謀に無視する(reckless disregard)行為を伴った宣誓書の正確性について適切な調査を怠ったことに罪が問われる. . . .
そうでなければ、そのような無視が結果をもたらさず、罰則なしに署名する文章を読まずに済むとという結論を宣誓者に促すことになる。19

そして、被申立人の署名者の行為は関連する欺く行為の基準を満たしていると判断した:

ここでは、[署名者]は、18 U.S.C. Section 1001に基づいて宣誓した宣誓書の内容を無視したが、その時点では第15条の宣誓書の法的要件を認識していなかった。宣誓者はUSPTOに使用と不可争性(incontestability)の宣誓書を提出した。この宣誓書には18 USC Section 1001に基づき必要な内容および宣誓の両方が含まれていた。宣誓者は、それぞれに虚偽であると知っていたが、虚偽の内容が宣誓書にあることに気づくほどその内容や裏付けとなる宣言を十分読まなかったと主張した。言い換えれば、[署名者]は宣言の下に署名する文書にほとんど、あるいは全く注意を払わず、その結果、クライアントに対して得ようとしている利益の重要性を無視した。自分が署名した文書の重要性を確認し理解することを怠り弁護士としての義務を良心的に職務をはたすことなく、[署名者]は真実を無謀に無視する(reckless disregard)行動を行った。また、署名者はその誤りを指摘された後でも是正するための行動を取らなかった。[署名者]は, 第15条の宣誓書を提出するための要件を熟知していなかったことが認められるため、本質的に無謀(reckless)であった。20

虚偽的な第15条の宣誓書の提出を取消事由と認める従来の権限に依拠し、21 TTABは申立てを認め、登録の取消しを命じた。

しかし、控訴審において、CAFCの分裂したパネルは、虚偽的な第15条の宣誓書は、第14条に基づく登録取消の根拠とはなりえないとし、これを覆した。22 これは、本記事の執筆者らが10年近く前に指摘した命題である。23 裁判所は、第14条(3)の明確な意味に基づいて結論を下し、登録5年目の以降に登録に異議を申し立てることができる理由を明確に制限しており、登録取消は以下の場合のみ認められる。

登録商標が商品またはサービスの一般名称となった場合. . .、機能的である、放棄されている、その登録が虚偽的に取得されたか、または本チャプターに基づいて[2] (a)、(b)、(c) . . . の規定に反して登録が取得された場合。24

従って、法令は、第15条の宣誓書によって担保される不可争性の証拠推定ではなく、登録自体が、虚偽的に取得された場合にのみ取消を認めている。25 CAFCは、Great Conceptsでの法令の解釈を強調し、「不可争(incontestable)な地位の取得に関連して行われた虚偽行為は、登録自体の取得に関連して行われた詐欺行為とは明らかに異なる」と指摘した。26 第15条の宣誓書は、登録の維持や第14条の取消訴訟の時効の前提条件ではないため、登録を「取得」するための行為ではない。27

その結論に達した後、CAFCは、申立人の予備的な主張、すなわち第8条の宣誓書と第15条の宣誓書を一つの文書として提出したことにより、前者の宣誓書が虚偽とする主張を取り上げた。裁判所は以前、第8条の宣誓書により登録を維持する虚偽行為は登録を取得することと同様であるとする理論に基づき、その状況を取消事由として認めていた。28 それにもかかわらず、裁判所は、被申立人の第15条の宣言書の虚偽とされる性質を、その第8条にも帰すると認定することを拒否した。その代わりに、裁判所は次のように結論づけた。「[被告]がたまたま第8条と第15条を組み合わせた宣誓書を提出したからといって、第8条の部分が虚偽や不正となるわけではなく、第15条の部分が登録を「維持」するための努力の一部となるわけでもない」。29

基礎となる登録の取消しが含まれない場合、不可争性(incontestability)の第15条の宣誓書を虚偽的に提出したことにはどのような悪影響が考えられるだろうか。一つには、商標所有者が虚偽を通じて不可争性(incontestability)の地位を獲得した場合、法第33条(b)(1)は、登録取消ではなく、登録の対象となる商標の不可争の地位の喪失を規定している。30 また、もう一つは、TTABは、TTABの前で虚偽を行った弁護士に対する制裁あるいは刑事訴追を通じて、第15条の虚偽を阻止することができる。31 したがって、CAFCは制裁措置の妥当性と、問題となった宣誓書の不正確さに照らして、登録の対象となった商標に実際に不可争性(incontestability)が存在したかどうかの問題を検討するため、本件を差し戻した。32 したがって、商標権者がGreat Concepts の被告人と同じ立場にある場合、問題の宣言を撤回するようにUSPTO長官に早急に申し立てることを強く検討すべきである。33

それに関わらず、Great Conceptsの虚偽の第15条の宣言書の問題の取扱いは、巡回裁判所間の分裂を引き起こしている。Robi v. Five Platters, Inc. の第9巡回控訴裁判所は、「不可争性(incontestability)宣誓書に虚偽の記載があれば、不可争性(incontestability)の主張だけでなく、基礎となる登録をも危うくする可能性がある」とし、「登録そのものを取消す根拠」を提供している、と判断している。35 Great Concepts裁判は、第9巡回控訴裁判所との意見の相違を認めつつも、RobiDuffy-Mott Co. v. Cumberland Packing Co 36関税及び特許控訴裁判所(the Court of Customs and Patent Appeals)の判決に依拠していることを指摘した。36 しかし同裁判所は、Duffy-Mottの事実を区別し、Duffy-Mottが不可争性(incontestability)の虚偽宣誓書の提出による第14条に基づく登録を取り消すTTABの権限を支持しているという主張には同意しなかった。37

虚偽の第15条の宣誓書の提出が商標登録の取消事由となるかどうかについて判示したため、CAFCは事実を無謀に無視する(reckless disregard)ことが虚偽の立証に必要な故意となり得るというTTABの判断には触れなかった。CAFCは第14条が虚偽的な第15条の宣誓書に基づく取消しを認めていないと判断したため、合議体の多数は裁判所が虚偽を認定しても、被申立人が勝訴する可能性があると判断した。38 したがって、宣誓書の真実を無視することが、USPTOでの厳格な故意要件を満たすことができるかどうかという問題は依然として未解決の法律問題である。

結論

Great Concepts事件において、CAFCが不可争性(incontestability)に関する虚偽の第15条の宣誓書の提出は商標登録の取消理由にならないと判示したことで連邦巡回控訴裁間に分裂を生じさせたため、最終的には最高裁による解決が必要となる可能性がある。しかし、真実を無謀に無視する(reckless disregard)ことがUSPTOを欺く意図を持って行動したという要件を満たすことができるかどうかという、短期的により重要な、問題を残したままである。従って、Great Conceptsはこれらいずれの問題についても最終的な結論とはみなされない。

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No. 2022-1212, 2023 WL 6854647 (Fed. Cir. Oct. 18, 2023).
15 U.S.C. § 1065 (2018).
Int’l Ord. of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co., 727 F.2d 1087, 1091 (Fed. Cir. 1984).
15 U.S.C. § 1064.
5 Id.
Id. §§ 1057(b), 1115(a). 第7条(b)と第33条(a)が、第7条(b)ではなく、第33条(a)内で現在互いに異なっているのは、不可争性(Incontestability)の宣誓書が提出されていない登録を表す一応の証拠(prima facie evidence)について、「かかる商標が登録されていなかった場合に主張される可能性があった、本条(b)に定めるものを含む、法的または衡平法上の抗弁または瑕疵を他人が証明することを妨げるものではない。」と述べている点である。 Id. § 1115(a). 第33条(a)は、1988 年の商標法改正法によって制定された改正により現在の形となった。See Pub. L. 100-667, § 128, 102 Stat. 3935, 3944.
See 15 U.S.C. § 1065.
Id. § 1065.
See id. § 1115(b)(1)-(9).
10Id. § 1115(b)(1).
11 Id. § 1058.
12 U.S. PAT. & TRADEMARK OFF., TRADEMARK MANUAL OF EXAMINATION PROCEDURE (“T.M.E.P.”) § 1605 (2010) (「商標法第15条に基づく不可争性(Incontestability)の[宣誓書]の提出は. . .任意である。資格のある登録者は、不可争性(Incontestability)を主張し、適切な宣誓供述書を提出することを選択することも、そのような利益を受けずに商標登録を維持することを選択することもできる。連邦商標登録の維持および更新の要件は影響を受けない」)。
13 580 F.3d 1240 (Fed. Cir. 2009).
14 ShutEmDown Sports, Inc. v. Lacy, 102 U.S.P.Q.2d 1036, 1044 (T.T.A.B. 2012).
15 See, e.g.Medinol Ltd. v. Neuro Vasx, Inc., 67 U.S.P.Q.2d 1205, 1209 (T.T.A.B. 2003).
16 Bose, 580 F.3d at 1244–45.
17 Id. at 1245 (quoting Star Sci., Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357, 1366 (Fed. Cir. 2008)).
18 Chutter, Inc. v. Great Concepts Mgmt. Grp., 2021 U.S.P.Q.2d 1001 (T.T.A.B. 2021), rev’d, No. 2022-1212, 2023 WL 6854647 (Fed. Cir. Oct. 18, 2023).
19 Id. at *19–20.
20 Id. at *19 (footnote omitted).
21 See Crown Wallcovering Corp. v. Wall Paper Mfrs. Ltd., 188 U.S.P.Q. 141, 144 (T.T.A.B. 1975).
22 Great Concepts Mgmt., LLC v. Chutter, Inc., No. 2022-1212, 2023 WL 6854647, at *3 (Fed. Cir. Oct. 18, 2023).
23 See Theodore H. Davis Jr. & Lauren Brenner, Allegations of Fraudulent Procurement and Maintenance of Federal Registrations Since In re Bose Corp., 104 TRADEMARK REP. 933, 998 & n.298 (2014); see also David J. Kera & Theodore H. Davis Jr., The Fifty-Fourth Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946, 92 TRADEMARK REP. 1, 211 (2002) (「(実際には第15条および第33条に基づく不可争性(Incontestability)の利益を得るために虚偽の宣誓供述書を提出したことを考慮すると、[虚偽の第15条不可争性(Incontestability)の宣言書の提出を理由とする]法定外の取消事由を司法が設けることを一部の商標登録者がそうであろうという議会の認識に照らせば特に不適切である。このような認識にもかかわらず、議会は、かかる虚偽を登録に付随する証拠能力の推定に対する肯定的抗弁として明示的に含める選択をした一方で、第14条(3)に基づく登録自体の取消事由として第15条の虚偽を除外することを明示的に選択した)」)。
24 15 U.S.C. § 1064(3).
25 See Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 195 (1985) (「[第14条(3)]は、虚偽に取得されたものであれば. . .いつでも[登録を]取り消すことができる. . .」)。
26 Great Concepts, 2023 WL 6854647, at *5.
27 See id. at *4 (「第15条の宣言は、商標登録を維持するために必要なものではない」); Imperial Tobacco Ltd. v. Philip Morris, Inc., 899 F.2d 1575, 1579 n.6 (Fed. Cir. 1990) (「第14条は、使用の不争権. . . .を定める§ 15に基づく宣誓書の提出に左右されるものではない」); W. Worldwide Enters. v. Qinqdao Brewery, 17 U.S.P.Q.2d 1137, 1139 (T.T.A.B. 1990) (「登録から5年以上経過した商標登録は、登録名義人が第15条に基づく宣誓供述書を提出したか否かにかかわらず、第14条[3]に定める理由のみによって取り消すことができる」)。
28 See Torres v. Cantine Torresella S.r.l., 808 F.2d 46, 48 (Fed. Cir. 1986) (「商標登録の更新を取得する際の虚偽は、ランハム法(Lanham Act)第14条[3]の意味における登録の取得における虚偽に相当する」)。
29 Great Concepts, 2023 WL 6854647, at *4.
30 Id. at *6.
31 Id. at *9.
32 Id. 
反対意見は、以下の2つの命題に基づいてTTABの処分を支持した: 「第一に、当法廷は、行政手続のいかなる段階においても、虚偽を容認しないよう留意すべきである。第二に、知的財産権の付与と保護には一般市民との契約が含まれることを認識すべきである」。 Id. at *10 (Reyna, J., dissenting).
33 See 37 C.F.R. §§ 2.146(a), 2.167(i); T.M.E.P. §§ 1605.03, 1704 & 1707.
34 918 F.2d 1439 (9th Cir. 1990).
35Id. at 1444.
36 424 F.2d 1095 (C.C.P.A. 1970).
37 Great Concepts, 2023 WL 6854647, at *6–7.
38Id. at *3 n.2.