Alerts Trademark Modernization Act(商標法近代化法案)が成立：未使用登録商標の取消手続導入、回復不能な損害の推定を復活、商標審判部(Trademark Trial and Appeal Board )の独立性を保護 – Trademark Modernization Act Becomes Law: Establishes New Procedures to Remove Deadwood　Registrations, Restores Presumption of Irreparable Harm, and Protects the Independence of the　Trademark Trial and Appeal Board

2020年12月28日

Written by Theodore H. Davis Jr. and Rita Weeks (和訳：穐場仁)

イントロダクション

2020年12月27日、Trademark Modernization Act of 2020（以下、「TMA」）は議会を通過・成立し、2021年末の連結歳出予算法の一部として大統領により署名された。¹ 署名から1年後に施行されるTMAは、商標審査手続の近代化を目的としてLanham Act²に重要な改正を導入し、商業上使用されない登録商標の増加に対応する。また、同等に重要なこととして、TMAは、Lanham Actに基づく訴訟において差止救済を得るための基準を明確にし、回復不能な損害(irreparable harm)の反証可能な推定が、それを認めていなかった裁判地においても適用されることを明確にする。最後に、TMAは、憲法の任命条項（Appointments Clause of the Constitution）に基づく、商標審判部（Trademark Trial and Appeal Board）の行政法審判官（Administrative Law Judges）の独立性に対する干渉を免除することを意図したいくつかの改正を含んでいる。³ 後述するように、TMAによる米国商標法の改正は、おそらく1988年の商標法改正法以来最も重要な結果をもたらすものであろう。⁴ それにもかかわらず、いくつかの問題は残されたままであり、その中には行政による規則の制定によって解決されるものもあれば、最終的には訴訟を必要とするものもある。

庁指令に対する応答期間の短縮

Lanham Act 第1条は、審査中に発行された庁指令（office action）に対し6か月以内に応答するよう要求している。⁵ TMAは、庁指令への応答期限を設定する際に、米国特許商標庁（USPTO）に柔軟性を与えるため、同法第1条を改正している。特に、改正された条項は、USPTOが応答期間を60日から6か月の間に設定することを認めている。出願人は、応答期間の延長を最大6か月まで求めることができる。応答期間の延長を利用する出願人は、規則で定められる手数料の支払いとともに申請書の提出を必要とされる。

情報提供(Letter of Protest)の法制化

TMAは、出願中の商標の登録可能性に関する第三者による証拠の提出を認め、現在実務上認められている情報提供(Letter of Protest)の手続を成文化している。現行の手続は非公式であり、証拠が審査官に到達する期限を設けることもなく、手数料も必要としない。TMAの下ではUSPTO長官はLetter of Protestと共に提出された証拠を2ヶ月以内に検討する必要がある。更に、USPTOはLetter of Protestと共に提出された証拠を検討するための適切な手続を規則により確立しなければならず、また手数料を設定することを選択することができる。

登録商標に対するEx Parte(査定系)手続

TMAの実体的な規定の多くは、2019年7月18日の「clutter」又は「deadwood」の問題についての裁判所、知的財産及びインターネットに関する米下院小委員会の公聴会に端を発している。商標専門家は、米国では、外国出願に基づかない商標出願につき、出願された商標が出願に列挙されているすべての商品又はサービスについて商業上使用されることを宣誓することを要求しており、出願の対象となっている各国際分類が少なくとも1つの商品又はサービスに結び付き商標の使用を示す例として裏付けられなければならないことを理解している。⁶ 対照的に、Lanham Act 第44条(e)及び第66条(a)に基づいて⁷、アメリカ合衆国以外の出願に基づく出願は、商業上の使用の宣誓ではなく、その商標を対象とする外国登録又は国際登録をその出願の基礎として主張することができる。商標登録が商業上の使用に基づくものであるか外国登録であるかにかかわらず、その所有者は、Lanham Act 第8条又は第71条に基づいて、商業上の継続使用（又は不使用の免除）を定期的に宣誓して商標を維持しなければならない。⁸

2019年7月18日の公聴会でのDennison長官の証言は、TMAの最も重要な規定の根底にある商業的利用に関する懸念を強調している。

USPTOは、現在約240件の連邦商標登録を維持している。登録簿自体は、出願人、他の商標所有者、及び商標における登録人の所有権に関する主張を調査する弁護士に通知(notice)を提供し、それらの者が米国において登録のための商標の利用可能性を決定するために登録簿を調査することを可能にしている。この登録簿は、商業上の意思決定を行う際の貴重なツールであり、その正確さが重要である。企業は、新製品の名前を選択する際、登録簿に目を向けて、その選択された商標が使用および登録可能であるかどうかを見極める。しかし、登録が有効であるためには、登録において特定された商品及びサービスについて米国で使用されている商標でなければならない。もし、使用されていない商標、または不適切な手段によって得られた登録で登録簿が満たされているなら、商標のクリアランスはより困難になり、時間を要し、費用がかかるものとなる。不正確な登録は、不正確な登録を訂正し権利を行使するために高額な異議申立及び取消手続、又は連邦裁判所の訴訟を必要とする。そして、更に、企業にビジネスの決定を変更させ、膨大な費用を発生させる可能性がある。

. . . 近年USPTOは、特に商標が商業上使用されているという主張に関して、正確かつ誠実に出願するとする法的及び倫理的義務を履行していない出願人の数が著しく増加していると認識している。USPTOは、虚偽または不正確な使用主張、及び、法律で義務付けられている通常の商業過程においてアメリカ合衆国内で商標の使用を実際に示さない偽のまたはデジタル的に変更された商標の提出を含む、商標申請および登録保護申請を受けていることが増えていると理解している。⁹

TMAは、不使用登録商標を対象とする2つの新しいメカニズムを制定することによって、これらの問題に取り組んでいる。第１として、査定系再審査(ex parte reexamination)は、Lanham Act 第1条(a)に基づいて発行された使用に基づく商標登録、すなわち商標の所有者が、審査において現実の使用を宣誓して登録された商標登録に対する再審査を認める。このような宣誓は、出願自体に、または使用陳述書の一部として提出されることがある。このメカニズムにより、USPTOは、登録者の使用宣誓の正確性を、宣誓の出願日の時点を基準に再審査することができる。なお、この再審査制度は、対象とする登録が5年を過ぎると申し立てができなくなる。

第2に、査定系取消（ex parte expungement）は、商業上使用されたことのない商標の取消を求めることができる制度である。それは、主として法第44条(e)又は法第66条(a)に基づいて発行される登録を対象とするものとなる。この取消制度も、登録から5年経過後は申し立てることができない。

2つの手続のいずれかを開始するための請求人適格は特段要求されていない。代わりに、第三者はTMAが次のように定義する「基準日(relevant date)」において、商取引内で商標が商業上使用されていない「一応の事件(prima facie case)」を示す証拠又は証言をUSPTO長官に提出することにより手続を開始することができる：

第1条(a)に基づき出願を裏付けるために提出された使用宣誓日、及び
第44条(e)又は第66条(a)に基づいて発行された登録の3年目の日

これに代えて、USPTO長官は、自己の発意により、不使用の一応の事件(prima facie case)が存在することを決定することができる。

基準日において不使用の一応の事件(prima facie case)がどのように確立されているかに拘らず、長官は適切な手続を開始し、登録人に対し反対の証拠書類を提出するよう要求する。(第44条(e)及び第66条(a)に基づく商標権者は、正当な不使用を立証する選択権を有する。) 一方で、長官が権利者の応答が不十分であるとみなす場合は、Trademark Trial and Appeal Board(商標審判部)に上訴する権利を条件として、基準日において商業上の使用が存在しなかった商品又はサービスは登録から抹消される。一方、長官が適切であると認める場合、当該決定は商標登録に対するさらなる査定系(ex parte)の挑戦を排除する効果を有する。

いずれの種類の手続においても不確実性の重要なポイントは、登録者が不使用の一応の事件(prima facie case)に応じて何を示さなければならないかである。取消訴訟においては、立証責任は必ず申立人にあり、証拠及び証言の優越(詐欺の申立てをしていない場合)、又は明確かつ説得力のある証拠(詐欺の申立をしている場合)のいずれかによって無効性を証明する必要がある。しかし、TMAを起案するにあたって、議会は、不使用の一応の事件(prima facie case)の提示が、登録者に使用を証明する義務を生じさせるか(現行の立証責任を主導する筋書き)、あるいは単に使用の証拠を提示する義務を課すかどうか、という問題を残したままにしている。

回復不能な損害(Irreparable Harm)の推定を復活/承認

商標及び不正競争訴訟における差止救済の前提条件は、原告がその救済がなければ回復不能の損害(irreparable harm)を被ることを証明することである。重要なことに、TMA第6条は、原告が差止命令を受ける権利を確立するためにLanham Actに基づく事件において示さなければならない条件に関して、統一的な規則を創設している。eBay Inc. v. MercExchange LLC,¹⁰ and Winter v. Natural Re-sources Defense Council, Inc.¹¹の最高裁判所判決以前、裁判所はLanham Actに基づき侵害を認められた原告が、同法の継続的な違反により回復不能の損害（irreparable harm）を受けるという推定をほぼ一様に認めていた。

これは、2006年にeBayとWinterが特許法と環境法に基づいて提起された訴訟において同様の推定を撤廃したことによって変化した。その後、裁判所はこの推定が依然としてLanham Act中の訴訟に適用されているかどうかを判断するのに苦労し、第3、第9、および第11連邦巡回控訴裁判所は適用しないとした。¹² 第1と第2連邦巡回控訴裁判所は、問題に明確な結果をもたらすことなく、推定の継続的な実行可能性を疑問視してきた。¹³ 混乱に加えて、少なくとも第5および第8連邦巡回控訴裁判所、ならびに多数の地方裁判所は、eBayや推定に明確に対処することなく、eBay後の商標事件に回復不能の損害を認めている。¹⁴ 実質的に言えば、この巡回控訴裁判所の分裂は、商標所有者が差止救済を得ることができる可能性は、巡回控訴裁判所が回復不能な損害の推定を維持するか否かに大きく異なることを意味しており、それゆえ、フォーラム・ショッピング（法廷地漁り）を奨励してきた。

TMAは、この不一致を、侵害事件において差止命令を求める商標所有者が、立証段階で侵害を証明することにより、又は一時的な保全命令もしくは仮差止命令の申立ての文脈において侵害の蓋然性を示すことにより、回復不能の損害(irreparable harm)の反証可能な推定を受けられることを、Lanham Actで成文化することにより解決した。これにより、商標事件にeBayを適用し回復不能の損害（irreparable harm）の推定は排除した判決は破棄された。

しかし、この問題についても、TMAとその立法史は潜在的に重要な問題を残している。つまり、復活(承認)した推定は、立証責任(burden of proof)を被告に移すのか、あるいは、被告は単に事実に関する争点が存在することを示す(burden of production)だけで良いのか、という問題を残している。この問題の対応についての連邦議会の不作為に関しては、Federal Rule of Evidence 301（連邦証拠規則301）が規定のルールを提供しているので、被告は単に事実に関する争点が存在することを示す（burden of production）だけで良いのかもしれない。¹⁵ もしそうであれば、推定は最終的に非常に弱いものであることを示しているのかもしれない。たとえ証拠の優位性の立証基準を満たさない証拠が示されただけであったとしても、回復不能な損害の存在に反すると認識され得る証拠が示されれば、その推定は泡が破裂するように消滅するからである。¹⁶

Trademark Trial and Appeal Board(商標審判部)に従事する行政法判事（Administrative Law Judges）の独立性の保護

Arthrex, Inc. v. Smith& Nephew, Inc.¹⁷の中で、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許審判部（Patent Trial and Appeal Board）の行政法判事（administrative lawjudge）に対する米国特許商標庁（USPTO）長官の支配力が弱いため、これらの判事は、米憲法の任命条項の下で「米国の高級幹部（Officers of the United States）」としての資格を有し、したがって大統領により指名され上院により承認されることが必要であり、かかる手続を経ていない任命は不法であると結論づけた。¹⁸ この憲法に基づく瑕疵に対処するために、裁判所は、商務長官が正当な理由なく行政法判示を職務から除外することを禁止する特許法の一部を無効とした。¹⁹ 最高裁判所は、2020年10月13日に、これらの判例に対する上告を受理した。²⁰

Arthrexでの連邦巡回控訴裁判所の見解に基づき、Trademark Trial and Appeal Board（商標審判部）に対しても、審判部の行政法判事が（大統領ではなく）USPTO長官によって任命されており、上院の承認を受けていないため憲法違反であるとしてた主張がなされている。²¹ 政府は、これらの上訴に参加し、Trademark Trial and Appeal Board（商標審判部）と特許審判部との違いを主張し、また、連邦巡回控訴裁判所の見解が最高裁判所の精査に耐えられるかどうか定かではないと主張してきたが、TMAはTrademark Trial and Appeal Board（商標審判部）の行政法判示がアメリカ合衆国の下級職員（inferior officers）であり、従って、それらがArthrexの範囲外であることを明確にすることを目的とする条項を含んでいる。

結論

おそらくはるかに大規模な各種の議案の一部として制定されたことにふさわしいように、TMAは相互に関係しないさまざまな商標問題に取り組んでいる。しかし、全体として見ると、商標所有者、ひいては消費者をより良く保護するいくつかの改革を採用している。そしてそれは、新規の登録後再審査及び取消手続が、既存の異議申立及び取消メカニズムよりも、単に使用の虚偽(及び必ずしも詐欺的ではない）宣誓に基づく商標クレームに挑戦するための、より速く、より費用効果の高い手段を提供している。また、TMAはLanham Act訴訟における差止救済請求を裏付けるために必要な回復不能の損害(irreparable harm)の証明について、裁判所や訴訟関係者に必要な明確性を与えることにより、現行法上のフォーラム・ショッピング(法廷地漁り)への大きな要因を排除している。最後に、商標審判部(Trademark Trial and Appeal Board)と特許審判部(Patent Trial and AppealBoard)とをさらに区別することによって、行政法判事(administrative law judges)の独立性に対する潜在的な脅威を低減している。TMAでは、例えば2つの新しい査定系(ex parte)手続のうちの1つが対象とする登録者の要求を示す応答の性質など、いくつかの問題が依然として明確にされていないが、その施行日には商標手続及び訴訟実務において重要な変更を示すことになる。

脚注

1 TMAを制定する法案は3月に、Representatives Jerrold Nadler (D-NY), Doug Collins (R-GA), Hank Johnson (D-NY), and Martha Roby (R-AL), Senators Chris Coons (D-DE), Thom Tillis (R-NC)により上程。参照 H.R. 6196; S. 3449. TMAは当初は独立した法案の対象であったが、より大きな財政処分法案に組み込まれ、2020年12月21日に議会の両議院で可決された。参照 H.R. 6196; S. 3449. TMAは当初は独立した法案の対象であったが、より大きな財政処分法案に組み込まれ、2020年12月21日に議会の両議院で可決された。

2 15 U.S.C. §§ 1051 et seq

3 U.S. Const. Art. II, §

4 Pub. L. No. 100-667, 102 Stat. 3935 (1988).

5 15 U.S.C. § 1062(b)

6 参照 generally id. § 1051.

7 Id. §§ 1126(e), 1141f.

8 参照 id. §§ 1058, 1141k.

9 本証言は下記よりアクセス可能。https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/statement-commissionertrademarks-mary-boney-denison-united-states-house

10 547 U.S. 388 (2006).

11 555 U.S. 7 (2008).

12 参照 Ferring Pharmaceuticals, Inc. v. Watson Pharmaceuticals,, Inc., 765 F.3d 205 (3d Cir. 2014); Herb Reed Enters. v. Fla. Entm’t Mgmt., Inc., 736 F.3d 1239, 1249-50 (9th Cir. 2013); Commodores Entm’t Corp. v. McLary, 648 F. App’x 771 (11th Cir. 2016) (per curiam).

13 参照 Voice of the Arab World, Inc. v. MDTV Med. News Now, Inc., 645 F.3d 26, 33 (1st Cir. 2011); U.S. Polo Ass’n v. PRL USA Holdings, Inc., 511 F. App’x 81, 85 (2d Cir. 2013).

14 参照, e.g., Warner Bros. Entm’t, Inc. v. X One X Prods., 840 F.3d 971, 982 (8th Cir. 2016); Abraham v. Alpha Chi Omega, 708 F.3d 614, 627 (5th Cir. 2013); Entm’t One UK Ltd. v. 2012Shiliang, 384 F. Supp. 3d 941, 955 (N.D. Ill. 2019).

15 Rule 301 provides:

In all civil actions and proceedings not otherwise provided for by Act of Congress or by these rules, apresumption imposes on the party against whom it is directed the burden of going forward with evidence to rebut or meet the pre¬sumption, but does not shift to such party the burden of proof in the sense of the risk of non-persuasion, which remains throughout the trial upon the party on whom it was originally cast.

FED. R. EVID. 301.

16 参照, e.g., A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1037 (Fed. Cir. 1992) (「推定は単に反証可能なものではなく、推定された事実が存在しないことの発見を裏付けるのに十分な証拠を導入することによって完全に消滅する」と述べた); Saratoga Vichy Spring Co. v. Lehman, 625 F.2d 1037, 1043 (2d Cir. 1980)(「反証可能な前提は. . .反対の証拠に直面して消え、あるいは反対の証拠にもかかわらず、放棄する意図を推論することを許可する。」)

17 941 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2019), cert. granted, No. 19-1434, 2020 WL 6037208 (U.S. Oct. 13, 2020).

18 Arthrex, 941 F.3d at 1335.

19 Id. at 1338-40.

20 参照 Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc., No. 19-1458, 2020 WL 6037208 (U.S. Oct. 13, 2020).

21 参照 Schiedmayer Celesta GmbH v. Piano Factory Grp., No. 92061215, slip op. (T.T.A.B. Sept. 11, 2019) (nonprecedential), appeal docketed, No. 2020-1196 (Fed. Cir. Nov. 8, 2019); Coca-Cola Co. v. Somohano-Soler, No. 91232090, slip op. (T.T.A.B. Oct. 19, 2019) (nonprecedential), appeal docketed, No. 2020-1245 (Fed. Cir. Nov. 27, 2019).